知产前沿有幸授权发表程永顺老师于2010年撰写的《专利侵权判定之“多余指定原则”的来龙去脉》，时至今日，文章提出的问题，仍具有理论与实务上的研究价值。文章介绍了国外关于“多余指定原则”学说以及在中国的形成、发展乃至日渐式微，特别是文章全面展示业内对“多余指定原则”的质疑，以及最高人民法院对“多余指定原则”态度的变化，宛如一幅徐徐展开的多彩画卷，向我们诉说“多余指定原则”的前世今生。是研究中国专利制度在发展完善过程中不可多得的重要史料。知产前沿编辑部已经注意到，最高人民法院知识产权法庭在“网络插头上盖自动定位装置”案中，对于权利要求1出现的“一网路线……”特征的限定作用，以及在“液压打桩机的打拔桩机头”发明专利侵权纠纷案中权利要求涉及的“方法特征”的限定作用，其认定不再严格拘泥于全部技术特征原则，对权利要求撰写中的问题适度“宽恕”，对专利权的保护体现了积极务实的态度。程永顺老师文章最后提出的在专利侵权判定中“到底应当惩罚对发明创造做出贡献的专利权人，还是应当惩罚侵权人？是应当鼓励侵权人的这种‘创新’态度，让专利权人接受教训为主，还是应当让侵权人接受教训?” 的疑问，振聋发聩，是探寻专利保护终极目标的“程永顺之问”。读者在阅读该文章时，要注意文章是在2010年写就，但“多余指定原则”背后的法理不会过时，“多余指定原则”与“等同原则”、“禁止反悔原则”、“捐献原则”一样，都是相对于“全部技术特征原则”的“例外规则”，“多余指定原则”的历史作用不会被磨灭，其背后体现的专利法的基本原理以及法官智慧，在中国专利制度实施近40年的当下，仍具有相当重要的理论和现实意义。目次
一、“多余指定原则”学说进入中国二、“多余指定原则”在中国的形成三、对“多余指定原则”的质疑四、最高人民法院对“多余指定原则”态度的变化五、对“多余指定原则”的评价2009年12月28日，最高人民法院发布了《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》，并于2010年1月1日起施行。其中第7条规定：“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。” 这一规定被业界解读为最高人民法院明确在此后的专利侵权判定中禁止适用“多余指定原则”。
本文试图系统回顾“多余指定原则”在中国产生、发展及消亡的过程，以期同行对这一原则作深入研究。为了保持作者观点的完整性，本文在引用专家观点时尽量保持专家原著、原文内容，以供读者在研究时进行甄别。
在中国专利法实施之初，已有不少外国专利法方面的著作被译成中文在中国出版发行，其中就涉及专利权保护中的“多余指定原则”。1982年7月，日本学者竹田和彦出版了《专利基础知识》一书，1986年被莫邦富、盛树立、钱希林翻译之后，在中国出版发行。该书作者认为，“由于对专利缺乏基本知识所造成的误解和混乱至今仍多得可怕”。“本书对专利知识做了简明易懂的解释”。书中第六章“专利权受到侵犯时的对策”中介绍了“不完全利用”理论。“不完全利用（或不完全实施），是指故意省略掉某些不太重要的专利构成条件，不完全地达到发明所预期的效果的一种行为。对于‘积木玩具案件’，不论是大阪地方法院，还是受理上诉的大阪高级法院，都认为这是一种由不完全利用所构成的侵权行为。发明专利权利要求中所记载的必要条件，原则上都应该是不可缺少的，所以把不完全利用视作侵权行为，在理论上存在着一些问题。所以法院在积木玩具案件中采用了这么一种逻辑：省略掉不太重要的必要条件，等于是给发明的构成条件添加一些有害事项，并利用了发明的技术思想”。[1]“多余指定原则”在日本被认为“不完全利用”。在“积木玩具案件”中，在1968年5月17日一审的大阪地方法院和1970年6月16日二审的大阪高级法院均利用这一理论判定被告侵权成立。1987年初，虽然我国法院还未受理专利侵权案件，但是，许多学者已经开始研究专利侵权理论，介绍各国专利侵权学说的判例。尹新天在《构成专利侵权的条件》一文中，从专利侵权的法律条件和侵权的技术条件两方面开始对专利侵权行为进行探讨。他认为，“根据我国专利法和关于审查及侵权判断的理论，并参考外国的侵权诉讼判例，可以发现判断侵权的技术条件和审查过程中的新颖性判断具有十分相似的特点”。“新颖性的有无与侵权的成立与否之间有对应的规律。由此我们可以得出这样的结论：当我们要判断某一实施行为是否侵权时，可以把该行为想象成为一个申请日以前的已有技术，看看专利权利要求相对于这样的已有技术是否具有新颖性。如果不具备，则可认为是侵权行为，否则就不是侵权行为”。“根据这一公式，假如一份已有技术的技术特征是A+B+C；而专利的技术特征为A+B+C+X；侵权物的技术特征是A+B+C，没有X。当X是可有可无的非实质性技术特征时，则专利技术对已有技术而言，无新颖性；侵权物对专利技术而言也不构成侵权。这样，就可以把侵权的技术条件判断和审查实践统一起来，侵权判断的灵活性变成主要取决于等价代换的掌握尺度”。[2]该文中虽然没有提及“多余指定原则”，但是已经明确提出了侵权物中如果缺少专利中的非实质性技术特征，且该专利对已有技术而言已不具备新颖性则侵权成立的观点。1988年，世界知识产权组织（WIPO）组织专家为亚太地区发展中国家编写了《知识产权法教程》，这本教程经过高卢麟、汤宗舜、马连元、乔德喜、杨志刚等5人翻译后，于1990年8月在中国出版不公开发行。时任中国专利局局长高卢麟在这本教程的前言中指出，这本书“既有理论，又有实践经验的总结，是当今全面论述知识产权的优秀教材”。该教程在“专利”章中专门有一节论述“侵权”，阐述了专利侵权判定的基本原则。指出：“专利侵权的主要规则可以总结为：侵权产品或方法包括一项权利要求的每一个主要组成部分。一项专利权利要求有时会包括一个非主要的组成部分，即对于避免对发明缺乏新颖性和非显而易见性的批评来说是非主要的组成部分。略去一个非主要组成部分不能避开侵权。同样地，如果产生的结果没有改变，则形式上的改变也不能避开侵权。例如，将一项方法的几个步骤的顺序加以改变，只要结果一样，就不能避开侵权，又如将一台机器里几个部件的位置颠倒，只要结果一样，也不能避开侵权。此外，在一项权利要求保护的结构中加上一个组成部分不能避开对该结构的权利要求的侵权。但是，只有极少数场合，你才会发现被控侵权的结构完全和权利要求一般无异。机灵的侵权人会进行一些改变以逃避侵权。例如，他可以添加一些东西，把几个部件或步骤合并在一起，把一部件或步骤分为几个，改变外形或比例或相对比例，他还可以搞‘等同组成部分’的替换。这些改变无一能避开侵权，除非所作的改变是引起结果产生变化的重要改变。上述主要规则必然可以引伸出这样一个结论：‘略去专利权利要求中的一个主要组成部分就避开了侵权’”。[3]1992年2月，世界知识产权组织编写的《知识产权法教程》被孙寅虎、孙建政等人翻译后，由世界知识出版社公开出版发行，书名改为《知识产权纵横谈》。该书在专利侵权中涉及的相关内容作了如下表述：“专利侵权的主要裁决可以下这样的定义：‘一个侵权产品或方法包括权利要求的每一关键组成部分。’一个权利要求有时包括一个非关键组成部分，这个组成部分无法避免人们批评其缺乏新颖性和其显而易见性。去掉非关键组成部分也不能避免侵权。同样，如果结果没有改变，形式的改变也无法避免侵权。例如，如果结果相间，改变一个方法各步骤的顺序不能避免侵权，将一个机器的某些部件作些颠倒也不能避免侵权。而且，增加一个组成部分到要求保护的结构中也不能避免对专利要求结构的侵权。很难发现有嫌疑的侵权结构的所有部分与权利要求完全吻合。一个狡猾的侵权者会作些改变以避免侵权。例如，它或他可以增加某些部分，把步骤的各个部分合在一起，把一个部分或步骤分成几个，改变形状、大小或比例，或替换‘等效组成部分’。这些改变除非是产生结果改变的重要改变，否则都难免构成侵权。从主要判断标准中可以推导出‘专利权利要求中关键组成部分的省略可以避免侵权’”。[4]上述两本书虽然译者不同，但因为同译一本教程，因此内容相同。两本书用不公开和公开两种方式传播了世界知识产权组织的专家对专利侵权判定原则的基本观点。关于怎样理解侵权行为与不构成侵权行为，尤其是对权利要求中包含了非主要的组成部分，而侵权物又恰好略去了这一非主要组成部分时，不能避免侵权的观点做了说明。1990年，专利文献出版社翻译出版了日本学者吉藤幸朔1988年出版的《专利法概论》，书中介绍了“不完全利用发明”理论及在日本的争论状况，指出：此种学说认为，“不完全利用发明”与发明等同，属于其技术范围。不完全利用发明，也叫“省略发明”或“改恶发明”，因为它将发明的构成条件的一部分省略或替换为其他内容。而且省略的部分是构成条件的一部分，这与属于等同范围的发明（等同发明）也不同。作者认为：在日本，一直认为不完全利用发明的作用效果实质上与发明不相同，因此不属于发明的技术范围。这种学说一直占统治地位。但是最近，出现了不完全利用发明属于发明的技术范围的判决。以此为转机，对此学说的争论逐渐展开。本来，权利要求中记载的事项是发明的构成不可缺少的事项，因此，如果被告的产品将其中之一作为次要条件而省略，这种情况时不能认为属于发明的技术范围。鉴于这种情况，不完全利用发明论若想成立，除一般等同论的成立条件之外，还需要特别的构成条件。如果说不完全利用发明属于发明的技术范围，至少要具备下列条件：①与发明基于同一技术构思，只是将权利要求中的一个比较不重要的条件省略；③省略后，其效果显然比发明低。因此，可以设想，如虽想获得发明的技术那样的效果，就不会省略。换言之，即知道权利要求，为了避免侵权而故意采用明显低劣的技术手段；④虽然这样改恶之后，仍比发明申请专利前的技术（先有技术）的作用效果明显地(不是多少有一点)好。如果是不完全利用发明，符合上述四个条件时，与承认一般等同论的宗旨一样，有些情况也可以看作是属于发明的技术范围，这不大会有害于法律的稳定性。但是，即使是这种情况，如果申请人明显注意到发明是不完全的，强调所取得的比较完全的效果时，应认为申请人故意排除不完全的东西，因而，不完全利用发明论不能成立。自上述判决后，当事人不断在诉讼中提出不完全利用发明问题，但迄今为止，几乎所有判决都否定不完全发明的成立。[5]1986年，日本学者鸿常夫等编著《日本专利判例精选》，1991年4月由专利文献出版社出版发行。书中选译了75个案例。其中，专门对涉及“不完全利用”的东京地方法院1983年5月25日的判决作了介绍和评述。该专利涉及一种门用铰链。原告认为，作为本发明的一个构成条件，在权利要求中写道：“设在凸缘侧边的基部具有和凸轮相嵌合的插口，插口中具有固定用的肩台，在基部的中央具有穿透的小孔。” 然而，被告的产品的基部中央却没有这样的小孔。上述小孔的作用是万一发生了凸轮破损，为了进行更换，而将破损的凸轮从基部中取出来。和发明的其它条件及其作用相比，上述小孔是次要的，非实质性的特征。因此，被告的产品虽然省略了本发明的一个构成条件，为“省略发明”或“改恶发明”，仍然侵犯其专利权。东京地方法院判决认为，独立权利要求只能记载构成发明的必不可少的技术要素。发明的技术范围根据该权利要求的记载来确定。专利权的效力不涉及发明的类似物，如将之认定为侵权，所争议的产品（或者所争议的方法）必须具备发明的全部构成条件，发明必须相同。根据上述规定，就可以明白：将某一事项当作发明的构成不可缺少的事项写入权利要求后，而到行使专利权的阶段，又认为该事项是构成条件中不甚重要的事项，很明显这等于忽视该专利权利要求的一部分内容，允许扩大权利要求。这种作法是不能允许的。另外，如果认为所争议的产品(或所争议的方法)缺少该发明构成条件不怎么重要的一部分就是不相同的，这是违背特许法宗旨的，因为专利法规定，与发明具有同一性的产品（或方法）为侵权物(方法)，禁止其制造和销售。因此，不管所省略的事项是否是发明的重要事项，该事项的省略是否容易想到，是否是为了避免侵犯而故意省略该事项，省略发明和改恶发明在现行法律上都不能采用。（1）该判决被认为是“发明的不完全利用论”。它在现行法律上没有采用的余地，因而是一件引人注目的判决。所谓“发明的不完全利用论”，指虽然缺少了发明的部分构成条件，仍认为具备该发明的全部构成条件。过去的多数判决认为，所争议的案件只要缺少上述条件中的任何一个，就不能认为是不完全利用，从而否定不完全利用为侵权。因此，发明的不完全利用论曾有其成立的余地。（2）过去，“积木玩具案”是实际上根据不完全利用论认定侵权的有名案例。该判决认为：“第三者的产品缺少注册实用新型的权利要求中所记载的一个条件时，只要该记载是实用新型的详细说明部分所记载的设计构成不可缺少的事项，那么，即使第三者的产品和注册实用新型的权利要求的记载之间存在共同的内容，一般也不会产生侵权问题”。判决接着又说：“但是，假如第三者除了降低实用新型的效果之外，并没有带来任何优越之处，完全是为了逃脱侵权的责任，而故意从实用新型的构成条件中省略不甚重要的事项，采用其技术来制造类似于注册实用新型实施物的产品时，这就等于利用该技术构思时在实用新型的构成条件中加进了有害的事项，因此，应当认为侵犯了实用新型的保护范围。”（3）将本判决同上述大阪地方法院的判决作一比较便知，前者认为：一旦将作为发明构成的不可缺少的事项记载到专利的权利要求之中，就成为绝对的东西。要想认定为侵权，所争议的产品(或所争议的方法)就必须具备发明的全部构成条件，只要权利要求中记载的是详细说明所记载的实用新型（或发明）的构成不可缺少的事项，从原则上讲，只有具备了全部构成条件才构成侵权。但是，如果记载的不仅仅是不可缺少的事项时，此原则可以有例外。发明的不完全利用论是发明的技术范围的扩大解释论之一。假如承认这种理论，就等于承认在权利要求中自始就记载有不甚重要的构成条件。由于在收到公告决定副本之后的补正以及订正复审中严禁扩大权利要求的范围，而此理论却会导致在行使专利权的阶段允许扩大权利要求范围的结果，因此，此理论是不能采纳的，本判决在这一点上很有说服力。作为不承认发明的不完全利用论的一个理由，本判决认为：特许法第36条第5款规定，权利要求应当仅仅记载发明的详细说明中所记载的发明构成不可缺少的事项，违反这一规定，为驳回审定理由或专利无效理由。然而假如我们采取这样的立场，那一旦记载之后，认为权利要求中的所有事项都是发明构成不可缺少的事项，那么将“违反第36条第5款为专利无效的理由”，同特许法规定的在收到公告决定副本后的补正时以及订正复审时都严禁扩大权利要求的范围相比较，否定不完全利用论的根据就显得不足。总之，如果按判决的意见考虑的话，就不能认为“在权利要求记载的事项有的并非发明的构成不可缺少的事项”。从事实际工作的人认为，权利要求可分为若干个构成条件，具备全部条件就构成侵权，缺少其中任何一个条件就不构成侵权。在审查和复审中研究发明的同一性，也是采用这种意见。因此，在撰写说明书时，一般是煞费苦心地尽可能减少构成条件的数目，以便获得较宽的专利权。假如轻易地允许不完全利用论所说那样在专利权行使阶段可以扩大权利效力，就从根本上推翻了在大多数实务家中间已经确立的上述认识。这一判决不是像过去的大多数判决那样，以不具备不完全利用成立条件认为不是侵权，而是更进一步地明确认为，没有采用不完全利用论这样的理论的余地。[6]可见，在日本，关于“多余指定原则”的经典判例出现在1968——1970年的大阪法院，随后引起广泛争论，日本之后的判决就以否定“多余指定原则”为主了。1999年5月，最高人民法院和中国专利局在京联合举办了《德国专利案例分析研讨会》，邀请了多名德国法官、律师讲课。德国巴伐利亚州高级法院首席法官马沙尔作了“专利侵权诉讼”的专题发言，并介绍了在德国法院对“多余指定原则”的运用。他指出：尽管侵权客体没有使用专利权利要求中的某个特征，但是如果这个特征是多余的指定，则也会侵犯专利权的保护范围。如果技术人员在解释专利权利要求时认定，这个特征对于实现发明目的是多余的，就会产生这种多余指定的情况。例如，由于粗心而把一个在说明书中提及的实施例的特征写入了专利权利要求中，而该特征又与用于技术活动的教导的通用解决方案毫无关系。在实践中，真正的多余指定是很少出现的。例如，在“帆板的帆具”案件中，法院认定在专利文件中加入作为两根主杆的附加特征一一主杆由“胶合木料”制成，就是一种多余指定。技术人员一眼就可看出这种有关材料的说明是多余的，这是因为用塑料或金属制成的主杆也可实现同样的目的。[7]上世纪90年代，中国专利法虽然已经实施，但起诉到法院的专利侵权案件并不多，案情一般也比较简单。这时，“多余指定原则”在中国更多的是在解释国外专利著作（主要是日本学者的著作）中有所反映，在一些专利法的培训班上，一些国外专家也做过一些介绍，主要是德国专家为多。但是，在这一阶段，“多余指定原则”并没有更多的引起中国专家学者的广泛关注。1991年，中华全国专利代理人协会在安徽黄山主办专利诉讼研讨会。主办方邀请最高人民法院费宗祎、杨金琪、北京市高级人民法院程永顺、专利复审委员会副主任赵元果作专题讲座。杨金琪在“专利侵权诉讼”专题讲座中，在介绍等同原则时介绍了“略去非必要技术特征”的侵权判定问题。指出：撰写权利要求书是一项技术性和法律性很强的工作。撰写一件完美无缺的权利要求书是困难的。有的权利要求书中写入了非必要的技术特征。所谓非必要技术特征，是指把该技术特征从权利要求中删去，其余技术特征的结合仍然是一个完整的技术方案。并且仍然能实现该发明创造的目的，任务和积极效果，而且这种删除并不影响该专利的新颖性和创造性。聪明的侵权者在研究他人的权利要求书以后，发现略去其中的非必要技术特征，仍然能实现该专利技术的目的或效果。因此，在他制造的产品或使用的方法中，仅缺少原告权利要求中的非必要技术特征。按照判定专利侵权的基本准则，被告的行为不构成侵权，这对于专利权人显然是不公平的，应当运用等同原则判定被告的行为构成侵权。在审判实践中，人民法院发现有的产品权利要求书中写入了某些制造方法的技术特征，尤其实用新型专利的权利要求书常发生如此情况。在审理中，被告常以其产品不具备原告权利要求书中的方法技术特征而否认侵权。法院认为，如果产品专利具备新颖性和创造性，其权要求书中的方法技术特征应视为非必要技术特征，只要被告产品的构造、功能等技术特征与专利产品相同，即认定被告侵权。美国法院在审理一件专利侵权案件时，曾发生一个技术上有价值的发明的权利要求的方法中使用的某种材料有非关键性的40%的上限。某个被告的侵权方法使用了50%的这种材料。法院认为专利权人在权利要求中所列举的40%的上限不是关键性的，而是“操作性的”，把它放在权利要求中仅仅是为了提供一个“实验操作的限定”，不是为了将限定该权利要求与现有技术的区别，只是说明了一种操作过程，判定被告侵权。[8]在黄山研讨班之后，相关内容的研讨班又在北京、承德等地举办，参加这两次研讨会的达到400多人，以专利代理人为主，还有法官、专利管理机关人员及企业代表。讲课的内容也流传较广。1992年，《中国技术市场报》连载了杨金琪在专利诉讼讲座上的内容。在“发明与实用新型专利侵权的判定”一节中指出：“我国专利局批准授权的实用新型专利没有进过实质审查，人民法院在确定实用新型专利权保护范围时，常发现有的申请人误认为权利要求中写入的技术特征越多保护范围越宽，把一些非必要技术特征也写入了独立权利要求，结果反而缩小了保护范围。遇到这一个问题时，法院则运用等同原则，被告产品中缺少原告权利要求中某个或某几个非必要技术特征，仍然认定被告侵权”。[9]1992年，罗玉中主编的《科技法律制度》一书认为：为判定是否侵权，可借助于以下两个原则：（1）等同原则。……（2）非要素约束原则。某一可能的侵权物并没有全部覆盖专利独立权利要求中的全部技术特征，但只是省略了一个或几个不重要的或非关键性的约束。在这种情况下，可能的侵权物是依据专利技术的构思的，只是省略了权利要求中的某个或某几个并不重要的技术特征。为此，它仍落在专利权保护范围之内，应视为是侵权行为。[10]1993年，程永顺的《专利诉讼》一书在专利文献出版社出版。在“专利侵权判定的基本准则”一节中，对“缺少独立权利要求中的非必要技术特征，侵权仍然成立”作了全面论述。主要观点是：“侵权物的技术特征与专利的技术特征相比，虽然缺少独立权利要求中的部分必要技术特征，但缺少的技术特征经过分析，实际应作为非必要技术特征，而不应当作为该专利的必要技术特征，在这种情况下，亦应认定侵权成立。根据专利法的规定，独立权利要求应当包括说明新颖性、创造性的必要技术特征，但并不等于独立权利要求记载的技术特征都是必要的技术特征。在现实中，由于各种原因，比如申请人缺乏撰写申请文件的技巧，把应当位于从属权利要求地位的非必要的附加技术特征也写进独立权利要求，这是常有的事。对于记载在独立权利要求中的非必要技术特征的认定，要结合发明目的、效果和技术手段以及申请人在专利审批过程中向专利局所作的陈述进行综合分析，而不应不加分析地随意认定。一旦认定了非必要技术特征，则可以作出侵权的判定。否则，将可能造成由于专利权人在撰写专利文件时形式上的失误，掩盖了侵权行为人实质上的侵权。也就是说，在进行侵权判断时，如果机械地拿侵权物的技术特征与专利保护范围中独立权利要求中的技术特征相比，缺少一项技术特征就认定不侵权，那么，由于权利要求书撰写的疏忽或不严谨，就可能致使很多侵权行为被认定为不侵权，专利权人的合法权益将无法得到公正、有效的保护，后果是不堪设想的。当然，运用这个准则应防止走向另一个极端。防止使人们误认为申请人没有撰写好申请文件，把必要技术特征随便写入从属权利要求，把非必要技术特征随便写入独立权要求之中是合理的或可以原谅的。因此，这一准则在运用中应当特别慎重。对于被认定的写在独立权利要求中的非必要技术特征，应当是显而易见的疏漏所致。真正做到在保护专利权人合法权益的同时，不损害公众利益。而且，随着专利制度的发展，专利代理人业务水平及撰写专利申请文件水平的提高，这个准则在专利侵权判断中的地位应逐渐减弱，以致最终取消。但无论如何，目前在审判实践中确立这一准则是十分必要的。一个很有说服力的例子是：有一个专利权人申请了一项暖水瓶的实用新型专利，其在权利要求书中表达的必要技术特征除有瓶胆、外壳和把手外，还包括有三条腿。而侵权物的技术特征恰恰没有三条腿，其余特征全部相同。这种情况下，如果运用缺少一个以上必要技术特征不构成侵权的判断准则，对专利权人而言实则不公平。众所周知，对一个暖水瓶来说，有腿无腿均无妨，有腿也不应作为必要技术特征写入独立权利要求。这种情况下，如果认定不侵权，专利权人的合法权益将无法得到保护，因此，应当认定为侵权。[11]《专利诉讼》一书是中国专利保护方面的第一本专著，1993年出版后又很快再版，发行数量较大，影响面也较广。1993年底，文希凯、陈仲华在《专利法》一书《判断专利侵权行为的方法》一节中论述了“非要素约束原则”，认为“某一可能的侵权物没有全部覆盖专利独立权利要求中的全部技术特征，但只是省略了一个或几个不重要的或非关键性的约束，那么它仍落在专利权保护的范围之内，应当判为侵权。这种情况往往是，可能的侵权物是依据发明技术构思的，缺少的技术特征是不那么重要的；该领域普通专业人员可以容易地想出省略该权利要求中这种不重要的部分，省略的不重要部分会带来一定的不利之处，从而使人们在愿意需要完整的技术时，不愿进行这种省略。即使省略了不重要的部分，与该有关发明提交申请时的技术水平相比，还是可以获得好处的。”[12]上世纪九十年代，随着专利管理机关和人民法院受理的专利侵权案件开始增多，执法者感觉案件中涉及的技术问题成为审理专利案件的难题。于是，有的法官、专利执法人员纷纷委托专利复审委员会对专利侵权技术方案问题进行判断，专利复审委员会顺应此类要求，开始研究专利侵权判定问题。1994年9月1日，中国专利局专利复审委员会印发了《专利侵权技术判定基准（试行）讨论稿》，这是一份供内部使用的判定基准。当时，专利复审委员会接受一些法院和地方专利管理机关的委托，对专利侵权作技术鉴定。因此，对专利侵权判定做了专门的研究，在这份判定基准中，说到等同技术方案的判断中提出了“整体等同”的观点。指出：“第一种整体等同的情况是指：被控侵权客体中虽然缺少一个或数个权利要求的字面所记载的必要技术特征，但是这样的特征在本领域的普通技术人员来看，对实现发明目的和效果而言，明显是非必要技术特征。因此就整体而言，被控侵权的课题和专利保护的客体是等同的。第二种整体等同的情况是指：从形式上看，被控侵权客体中缺少一个或一组权利要求的字面所记载的必要技术特征；但是从本质上看，所缺少的必要技术特征已被本领域的普通技术人员所熟知的其他替换技术手段所取代，并且替换技术手段在本质上实现了发明的目的和效果，则就整体而言，被控侵权客体和专利保护的客体也是等同的。以上两种整体等同的情况实际上是对专利保护客体作出了扩大的解释，因此，应当采取谨慎的态度。”[13]在我国司法实践中，较早运用“多余指定原则”的判例发生在1994年，涉案专利的名称是“电炒锅”，该案的专利申请号为88206430.4，申请日是1988年5月28日。该专利的目的是提供一种能提高热效率且可替换电热管的电炒锅。共有2项权利要求，独立权利要求记载的内容是：“一种用铸铁或浇制成的电炒锅，该锅由锅体、电热管、底座组成，在锅底中部设置一与锅体整体浇筑在一起的电热盘，该盘由一至四个圆环构成，该环与锅同心，且沿锅底下表面凸起的，环上开有纵剖面形状为U字形凹槽，凹槽下不封口，内壁涂有远红外涂层，槽内紧配地镶嵌着电热管，电热管上半部表面与槽底密接，下半部表面到槽口的间隙中填满耐热材料管，用压板来封闭凹槽并顶紧电热管。”被告产品结构与原告权利要求1请求保护的产品结构基本相同，其导热方式亦相同，所不同的是槽内缺少远红外涂层，槽内所填耐热材料的配方也不同。法院认为，涉案专利的独立权利要求中记载的“槽内壁涂有远红外涂层”，目的是尽量提高电热管的发热效果，并非是实现发明目的的必要技术特征。而被告产品缺少该技术特征，虽在热效率的利用方面可能稍低于原告专利，但仍基本实现了专利的发明目的。被告产品的槽内所填充的耐热材料与原告专利权利要求记载的耐热材料的组成有所不同，但都能起到耐热、隔热的作用，属于等同替换。据此，认定被告产品的技术方案与原告专利受保护的技术方案等同，被告构成侵权。案件判决后，最高人民法院杨金琪法官在针对该案的评述中指出：本案涉及被控侵权产品缺少原告权利要求中记载的一个技术特征，是否应当认定侵权。对此问题，世界各国在司法实践中有两种不同的观点和处理方法。一种观点认为，专利权人写入独立权利要求的技术特征就应当视为必要技术特征，不论该技术特征在实现其发明目的和效果方面是否重要，被控侵权产品缺少该技术特征就应当认定不构成侵权。发明人在持这种观点的国家申请专利，应当特别细心地撰写权利要求书，尽量不要把对实现发明目的、效果的不甚重要的技术特征写入独立权利要求，否则，其专利权很难依法受到保护。另一种观点认为，解释和确定专利权保护范围应当公正合理，由于绝大多数国家的专利制度实行先申请原则，发明人一旦完成发明技术方案，就要尽快申请专利，撰写专利要求书是一项技术性和法律性很强的工作，有时难免把对实现发明目的、效果不甚重要的技术特征写入了独立权利要求，因此增加了非必要的限定，缩小了保护范围；在授予专利权以后，第三人经过研究其说明书和权利要求书，发现其权利要求中存在非必要技术特征，就很容易略去该技术特征进行实施，法院如果对于此种情形认定不侵权，对专利权人则显失公平，应当按照公平原则和技术方案的等同原则，认定被告构成侵权。我国法院持后一种观点，认为专利权人在权利要求中写入的某项技术特征属非必要技术特征，对权利要求的限定不是关键性的，被控侵权的产品或方法缺少该技术特征，仍然应当认定侵权。本案即体现了此观点，专利权人实现发明目的提高热效率的关键性技术特征是将电热盘与锅体整体浇铸在一起，从而大大提高热传导率；而在槽内壁涂有远红外涂层，只是公知的尽量提高热效率的辅助性技术措施，不是实现本发明目的所必须的关键技术构成，因此，它对权利要求不是关键性的限定或者约束，据此，法院判定被告产品缺少该项技术特征仍然构成侵权。在审判实践中，人民法院确认独立权利要求中的某项技术特征属非必要技术特征，一般从两个方面考虑：一、该项技术特征不是区别专利技术方案与已有技术方案所必须的；二、该项技术特征不是实现发明目的、效果所必须的，即略去该项技术特征，仍然能够实现或基本上实现发明的目的、效果。只有同时具备以上两个条件，才能确认为非必要技术特征。[14]1995年5月，北京市中级人民法院判决周林频谱仪专利侵权案[15]，曾经从司法的角度提出侵权物缺少专利作必要技术特征仍然构成侵权的观点。法院认为，周林获得专利权的频谱治疗装置是一项系统级的组合发明。其独立权利要求7如下：“7、一种人体频谱匹配效应场治疗装置，它包括由普通耐热绝缘材料制成的效应场发生器基体（13）、换能控制电路以及加热部件的机械支撑和保护系统，其特征在于：a.上述效应场发生器基体（13）上设有按一定的材料比例用高温固熔法制成的材料换能层（12），该换能层（12）上又设置有模拟人体频谱发生层（11），b.上述模拟人体频谱发生层（11）是选用“氧化镁”、“氧化铁”、“氧化锰”、“氧化钼”、“氧化锌”、“氧化锂”、“氧化铜”、“氧化钛”、“氧化锶”、“氧化铬”、“氧化钴”、“氧化钒”、“金属铬”、“氧化镧等混合稀土元素材料”按一定的元素材料比例制成的厚膜层，c.立体声放音系统及音乐电流穴位刺激器及其控制电路装置于整机体内，d.与效应场配套使用的具有特定结构的机械部件与整机机体呈可移式或固定形式联接。”法院经审理，将该独立权利要求划分为七个技术特征，即：（6）换能层上的由十四种包括金属氧化物、金属铬和氧化镧等混合稀土的组分及含量制成的模拟人体频谱发生层；（7）立体声放音稀土和音乐电流穴位刺激器及其控制电路。一审法院认为，根据有关部门提出的技术鉴定意见，以及原被告各自技术方案的对比情况，可以看出，波谱治疗仪（被控侵权产品）“虽然缺少原告专利权利要求书中独立权利要求中的技术特征（7），但此项技术特征只是为了增加专利装置的治疗功能，而其是否存在并不影响该项专利技术方案的完整性，故不能确认其属于必要技术特征。二审法院在判决中认为，技术特征（7）虽被写入了独立权利要求，并且在专利的无效审理中被认为具有实质性特点，但结合该专利说明书中的阐述，就该专利整体技术方案的实质来看，技术特征（7）确实不产生实质性的必不可少的功能和作用，显系申请人理解上的错误及撰写申请文件缺乏经验误写所致，故应视其为附加技术特征。从一、二审判决书表述看，一审认为技术特征（7）不属于必要技术特征；二审判决认为技术特征（7）应视为附加技术特征。但一、二审均认为，被控侵权产品中缺少了技术特征（7）仍然构成对专利权的侵权。这一判例被中国司法界认为是法院适用“多余指定原则”影响最大也是争议最大的案例。笔者也认为，侵权物中缺少这一技术特征，对于完成该发明的目的而言是“多余的”。涉案专利说明书指出：“为了增加本发明装置的治疗功能，在本装置中加入了音乐治疗装置，使治疗者在接受频谱匹配治疗的同时，接受音乐治疗，有助于恢复大脑为神经系统机能，推迟脑的衰老，消除紧张、疲倦感，使精神和躯体状态获得改善，还可对某些身心疾病具有疗效。如此一机多功能，既节省时间，又让患者在愉快、舒适的治疗环境中治疗多种疾病。”要认定该技术特征是否属于“多余”，是否附加技术特征，必须认真阅读说明书。结合该专利说明书中的阐述，就该专利整体技术方案的实质来看，“立体声放音系统”这一技术特征的确不产生实质性的必不可少的功能和作用，显系申请人理解上的错误及撰写申请文件缺乏经验误写所致，故应视其为附加技术特征。因此，侵权物中缺少了专利的附加技术性应当认定侵权。[16]1996年初，龚政在《专利侵权判定中“多余限定”问题探讨》一文中指出：对于法院的认定是否正确，我国理论界和司法界有两种不同的观点。一种观点认为，专利权人写入独立权利要求的技术特征，应当依法视为必要技术特征，不论该技术特征在实现发明目的效果方面是否重要，只要被控侵权产品缺少该技术特征，依据专利侵权制定的“全面覆盖”原则，应当认定不构成侵权；至于专利权人在专利申请过程中因失误写入了非必要技术特征，只能吸取教训，而不能在审判中迁就和照顾其失误；在专利审判中保证对第三人的法律稳定性和执法统一应当是第一位的。另一种观点认为，解释权利要求和确定专利权保护范围应当遵循公平原则，我国实行先申请原则，发明人一旦完成了发明创造，就要尽快申请专利；撰写权利要求书是一项技术性和法律性很强的工作，有时难免把对实现发明目的、效果不甚重要的技术特征写入了独立权利要求，因此，增加了多余限定，大大缩小了其专利权保护范围；在专利权授予后，第三人经过研究说明书和权利要求书，发现其权利要求中存在非必要技术特征，就很容易略去该技术特征进行实施；受理侵权诉讼的法院按照公平原则，应当认定被告构成侵权；否则，有可能使少数即使重大发明专利也不能获得法律保护。笔者持后一种观点，认为民事审判中的公平原则是最基本的原则，不论各种类型的民事纠纷案件的审判工作，人民法院都应当遵循该原则。对于“多余限定”类型的专利侵权纠纷案件，如果运用“全面覆盖”原则显失公平，人民法院应当通过审判实践，确立一种新原则，公平合理地解决此类案件。就前述案件而言，周林的“频谱治疗仪”发明，不但获得我国发明专利权，而且还获得美国等国家的专利权，其产品在我国亿万家庭正在普及应用，正在成为我国亿万人的“家庭医生”，对治疗关节炎、气管炎等病症有显著效果。即使周林公司制造、销售的家庭用“频谱治疗仪”，也没有音乐装置这一技术构成。显然，音乐装置与产生特殊光谱达到治疗效果的发明构思并无关系。如果受诉法院认定音乐装置为必要技术特征，被告不侵权，周林这一重大发明专利实际上就失去了法律保护，这对发明人实在是显失公平。笔者认为，对于分析确认独立权利要求中的某个技术特征是否属于非必要技术特征或多余指定，应当从以下两个方面分析：“一是该项技术特征是否属于区别专利技术方案与已有技术方案所必须的，即略去该项技术特征的专利技术方案是否还具备新颖性、创造性、实用性条件；二是该项技术特征是否属于实现发明目的、效果所必须的，即略去该项技术特征，是否仍然能够实现或基本实现发明目的、效果。如果该项技术特征既不是区别专利技术与已有技术所必需的，也不是实现发明的目的、效果所必需的，可以认定该项技术特征为非必要技术特征，属于对专利权保护范围的多余限定；被控侵权产品（或方法）缺少该项技术特征，依据公平原则，应当认定被告构成侵权。”[17]我国专利制度的建立仅11年，专利司法的实践经验并不多。在确立我国的专利司法原则时，既要借鉴国外的有益经验，实现国际接轨，又要考虑到我国的具体国情。我国作为一个专利制度尚待进一步完善的国家，从严对待“多余限定”的运用，有利于提高专利代理人的素质及专利申请文件的撰写质量；有利于专利审批程序与专利诉讼程序中执法原则的统一。当然，笔者并不是绝对反对“多余限定”，国外在长期的司法实践中为之保留了一席之地，毕竟有它的道理。笔者想要表达的观点是：对“多余限定”绝不可滥用，应将之控制在尽可能小的范围内；在判断“多余限定”时应兼顾专利审批程序中的背景，从而维护专利法的统一性，真正体现一种“公平原则”。[18]1996-1997年，最高人民法院和法官培训中心共同举办了知识产权司法保护培训班。参加这两期培训班的法官达到了120人。在培训班上，笔者做了专利侵权判定的专题报告。在专利侵权的技术判定中，专门论述了关于“多余指定原则”。指出：根据专利法的规定，独立权利要求应当包括说明新颖性、创造性的必要技术特征，但并不等于独立权利要求中记载的技术特征实际上都是必要技术特征。在现实中，由于各种原因，比如申请人缺乏撰写申请文件的技巧，把应当位于从属权利要求地位的非必要的附加技术特征也写进独立权利要求，这是常有的事。对于被指控侵权的客体缺少权利要求中记载的个别技术特征的情况，各国处理原则不同：在德国是采用所谓的“多余指定原则”。认为，尽管侵权客体没有使用专利权利要求中的某个特征，但是如果这个特征是多余指定，则也会侵犯专利权的保护范围。如果技术人员在解释专利权利要求时认定，这个特征对于实现发明目的是多余的，就会产生这种多余指定的情况。例如，由于粗心而把一个在说明书中提及的实施例的特征写入了专利权利要求中，而该特征又与用于技术活动的教导的通用解决原则毫无关系。技术人员一眼就可看出这种有关材料的说明是多余的。因此，如果省略的特征是该权利要求中的非必要特征，就可认为省略的特征相对于其所完成的发明任务来说是多余的指定，省略该特征的被指控侵权客体不能摆脱侵权；相反，如果省略的特征对完成该发明任务来说是必不可少的必要技术特征，则省略该特征的被指控侵权客体不侵权。在英国，省略的特征是该权利要求中的必要特征，则不侵权；如果省略的是非必要特征，则在满足“符合目的性解释”原则下判为侵权，一般来说省略非必要特征都落在符合目的的解释范围之内。在美国对此问题要求最严，强调全部技术特征原则，只有当被指控侵权的客体包含了权利要求的全部特征或其等价手段时才判为侵权，否则判不侵权。但是，美国在权利要求等同判断时不要求等价手段与权利要求特征一一对应，或者完全相同的安排。在数量上可以不等，例如被指控侵权客体中的两个特征等价于权利要求中相应的三个特征出现在不同的部件中，如权利要求由多个部件（A、B、C）组成，允许被指控侵权的客体中对A部件采取某个手段等价于权利要求中B部件的响应特征。这样一来，当省略了非必要特征时，一部分情况可以看作是非相同数量的特征组成之后的等价。我国在司法实践中承认多余指定原则。但是在运用这一准则时，应当特别慎重。对于被认定的写在独立要求中的附加技术特征，应当是显而易见的疏漏所致。真正做到在保护专利权人合法权益的同时，不损害公众利益。对于记载在独立权利要求中的附加技术特征的认定，要结合发明目的、效果和技术手段以及申请人在专利审批过程中向专利局所作的陈述进行综合分析。而不应不加分析地随意认定。一旦认定了是附加技术特征，则可以作出侵权的判定。否则，将可能造成由于专利人在撰写专利文件时形式上的失误，掩盖了侵权行为人实质上的侵权。也就是说，在进行侵权判断时，如果机械地拿侵权物的技术特征与专利保护范围中独立权利要求中的技术特征相比，缺少一项技术特征就认定不侵权，那么由于权利要求书撰写的疏忽或不严谨，就可能致使很多侵权行为被认定为不侵权，专利权人的合法权益将无法得到公正、有效的保护。当然，运用这个准则，也应防止走向另一个极端。防止使人们误认为申请人没有撰写好申请文件，把必要技术特征随便写入从属权利要求，把非必要技术特征随便写入独立权利要求之中是合理的或可以原谅的。[19]1998年11月，尹新天出版了专著《专利权的保护》一书，在“等同侵权的判断”一节中，对“能否忽略权利要求中的技术特征”的问题做了较为详细的分析，指出：在判断是否构成侵权行为时，一个经常遇到的问题是：如果被控侵权行为的客体缺少一个或者多个独立权利要求所记载的技术特征，是否还允许得出侵权成立的结论？如果回答是肯定的，进一步的问题是应当满足什么样的前提条件才能忽略权利要求中的技术特征，应当采用什么样的判断准则？毫无疑问，这一问题对于侵权判断来说至关重要。多余指定原则或者非必要技术特征理论实际上都是一种对专利权人的宽恕政策，其出发点是认为专利权人很难撰写出恰到好处的权利要求，难免有时会将个别本来不应当写入到独立权利要求的技术特征写入其中，从而造成对其保护范围的过分限制，如果不采取宽恕政策在一些情况下就会使专利权人处于“哑巴吃黄连”的境地。欧美国家建立专利制度都有百年以上的历史，专利知识已经相当普及，专利代理也早已是成熟的行业，因此出现上述情况的例子并不多见。在权利要求见到的美国专利侵权判例中，没有一个是法院原谅专利人的疏忽大意或者撰写不当，将独立权利要求中的某一技术特征忽略不计，进而认定侵权成立的。德国过去的做法比较灵活，但是也主要是从保护“发明构思”的角度出发，而不是从原谅专利权人撰写不当这一点出发的。在欧洲实现协调统一之后，德国最高法院作出的一系列判决明确表明德国已经放弃了保护“发明构思”的作法。法律是严肃的，如果是专利权人自己的失误，就应当承担相应的责任，否则看起来对专利权人是合理了，但是却损害了公众和社会的利益。为了确保专利制度的正常运作，对专利权人提供有效保护不能以牺牲公众利益作为代价。我国实行专利制度只有十来年的时间，公众对专利法尚不熟悉，一些专利代理人的水平还有待进一步提高，而且相当比例的专利申请文件是申请人自己撰写的，出现权利要求撰写不当现象的可能性比欧美国家大得多。如果完全排除忽略非必要技术特征的可能性，就会过于严厉了。考虑到这样的因素，我们不应简单地排除多余指定理论或者非必要技术特征理论。但是，过于轻易地以独立权利要求中的某一技术特怔是非必要技术特征或者多余指定为理由而予以忽略，其结果既不利于不断提高专利申请的撰写水平、提高我国专利制度的水准，同时也使得专利权保护范围的确定变得过于灵活，容易诱发不正之风，与我国大力进行的法制建设是背道而驰的。因此，关键的问题在于制定出一种可行的标准。在侵权判断中，不宜由法院或者专利管理机关主动认定某一技术特征为非必要技术特征或者多余技术特征，必要时应当由专利权人提出请求，并陈述为什么认为是非必要技术以及当初为什么将它写入独立权利要求的原因，同时必须给被告提供对此陈述意见的机会。只有当专利权人提供了有说服性的理由，例如根据说明书的记载可以得出权利要求中的某一特征并非必不可少的技术特征的结论等等，而且被告提出的反对意见(这种意见不应当仅仅是强调必须以权利要求为准之类的原则，而是从技术角度出进行的具体分析)没有说服力时，才能同意忽略非必要技术特征。采用这种方式将有助于将忽略非必要技术特征控制在一个合理的限度之内。相比之下，整体等同理论较为高明，它既不是强硬地主张抛开授权时的权利要求，由法官自行确定一项新的权利要求，从而避免直接“以权利要求的内容为准”的基本原则撞车；也不是主张专利权人请求法院原谅其失误，从而使专利权人处于一种较为软弱的地位：而是指出尽管没有采用权利要求中的某一技术特征，但是从总体来看与发明相比也没有实质性的区别，应当认为构成侵权行为。因此，整体等同理论是忽略权利要求中某些技术特征的最为有力的理论。但是需要指出的是，如果允许过于灵活地采用这一理论，其实际结果与采用多余指定原则或者非必要技术特征理论并无本质上的区别，因为略为精明一点的专利权人就知道：与其争辩某一技术特征是非必要技术特征，写入该特征是自己的失误，还不如争辩即使没有该特征，被控侵权行为仍然与发明在整体上等同。由前一种争辩理由“切换”到后一种争辩理由只不过是换一种说法而已，在绝大多数情况下都是易如反掌的事情，但是听起来却理直气壮多了。假如换了一种说法就比较容易为法官所接受，从而轻易地获得成功，那么人人都会采用后一种争辩理由了。与上面对“非必要技术特征”理论所持的态度相似，鉴于我国的实际情况，要严格采用“全部技术特征”原则也过于严厉了。权利要求主张在一定情况下仍然可以采用“整体等同”的理论。采取整体等同的判断方式，可以给专利权人保留一定的灵活解释余地，同时也能够将“非必要技术特征”与“整体等同”两种不同的理由区别开来。[20]1998年，笔者在《专利侵权判定——中美法条与案例比较》一书中再次强调：法院在适用多余指定原则时应当避免走向另一个极端。专利权利要求的目的是为了起一个提示的作用，使公众应该能通过阅读权利要求，了解哪些是受法律保护的专利技术，哪些是可以自由利用的公有技术，从而能够最大限度地利用公有技术，促进科学技术的不断创新和发展。如果法院轻易地忽视掉权利要求里的某一项技术特征的话，专利保护的范围就会变得不明确、不稳定了，公众的利益就会不可避免地受到伤害。这种后果和设立专利制度的目的是不符合的。所以法院在适用多余指定原则时必须十分谨慎。被忽视的非必要技术特征必须属于显而易见的疏忽。在认定是否属于非必要技术特征时，应当结合专利说明书和其它专利文件证明两点：其一，就整个专利技术方案而言，缺少了这个技术特征，技术方案仍然完整，符合充分公开的条件；其二，缺少这个技术特征，该专利技术方案仍符合专利授权条件，符合专利性。在符合这两个条件的情况下，该技术特征才可以认定为非必要技术特征。[21]1999年，当时中国法院已经累计受理了一大批专利侵权案件，为了提高法官及行政执法人员的裁判水平，由中国知识产权培训中心组织编写了《中国知识产权教程》系列教材。在时任最高人民法院副院长李国光主编的《知识产权诉讼》一书中，杨金琪在1991年讲座稿的基础上对“略去非必要技术特征”一节又做了补充完善，指出：所谓略去非必要技术特征，是指把独立权利要求中的某个技术特征省略去，其余技术特征的结合仍然是一个比较完整的技术方案。实施该技术方案仍然能够基本实现发明的目的、任务和积极效果，并且该技术特征不是把该权利要求从已有技术中区别出来所必须的条件。造成这种情形的原因是，专利权人在提出专利申请时，因撰写独立权利要求时失误，把个别与实现发明技术效果无关的或者不甚主要的技术特征写入了独立权利要求；授予专利权后，第三人经研究专利权人的专利文件，发现了这种失误，即把对实现发明效果并非必要的技术特征省略掉，进行实施该项技术，仍然能够实现发明的积极效果。对于这种情形是否应当以技术方案的等同认定等同侵权，在我国理论界存在两种不同的观点：一种观点认为，权利要求书是专利权人依法请求保护范围的法律文书，专利权人应当对其选用的技术特征负责，因而权利要求中记载的所有技术特征都应当依法视为是必要技术特征，就应当认定不侵权；另一种观点认为，发明人完成发明以后，未经实施即尽快申请专利，在撰写权利要求时，有时难免会把对实现发明效果并不重要的技术构成写入了权利要求，从技术发展方面看，申请人也很难预料到其刚刚完成的发明以后可能产生的各种具体的实施例，很难把各种可能的实施例明白无误地概括在其权利要求中；此外，撰写权利要求书是一项技术性和法律性很强的工作，撰写一件完美无缺的权利要求书是十分困难的，应当按照公平原则认定侵权。从有关国家的案例分析，大多数国家的法官从公平原则考虑，在审理涉及重大发明的专利侵权案件中，则适用后一种观点确认侵权。[22]我国实行专利制度的时间比较短，申请人和专利代理人撰写权利要求书的经验不多，在审判实践中发现，少数权利要求书中写入了非必要的技术特征，被告制造的产品与原告的独立权利要求相比较，往往仅缺少该必要技术特征。对于此种情形，我国人民法院为了有效的保护专利权，一般以技术方案的等同认定侵权。2001年9月，北京市高级人民法院下发了《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》，其中专设“多余指定原则的适用”一节，一共有9个条款对如何在司法实践中适用多余指定原则作出指导，其中重要内容有：1、多余指定原则，是指在专利侵权判定中，在解释专利独立权利要求和确定专利权利保护范围时，将记载在专利独立权利要求中的明显附加技术特征（即多余特征）略去，仅以专利独立权利要求中的必要技术特征来确定专利权利保护的范围，判定被控侵权物（产品或方法）是否覆盖专利权利保护范围的原则。2、认定记载在专利独立权利要求中的某个技术特征是否属于附加技术特征，应当结合专利说明书及附图中记载的该技术特征在实现发明目的、解决技术问题的功能、效果，以及专利权人在专利审批、撤销或者无效审查程序中向中国专利局或者专利复审委员会所作出的涉及该技术特征的陈述，进行综合分析判定。3、对于在专利独立权利要求中有明确记载，但在专利说明书中对其功能、作用未加以说明的技术特征，不应认定为附加技术特征。4、适用多余指定原则认定附加技术特征，应当考虑以下因素：（1）该技术特征是否属于区别专利技术方案与专利申请日前的已有技术方案所必须的，是否属于体现专利新颖性、创造性的技术特征，即专利权利要求中略去该技术特征，该专利是否还具有新颖性、创造性；（2）该技术特征是否属于实现发明目的、解决发明技术问题、获得发明技术效果所必需的，即专利独立权利要求所描述的技术方案略去该技术特征，该专利是否仍然能够实现或基本实现发明目的、达到发明效果；5、法院不应当主动适用多余指定原则，而应以原告提出请求和相应证据为条件。6、对于发明高度较低的实用新型专利，一般不适用多余指定原则确定专利保护范围。7、适用多余指定原则，应适当考虑专利权人的过错责任，并在赔偿损失时予以体现。[23]该规定一方面主张适用多余指定原则，一方面又用具体规定对适用多余指定原则作了限定，慎用的态度十分明显。在此之后，至少北京法院在案件中适用“多余指定”原则开始变得更加慎重。例如“一种建筑装饰粘合剂”专利侵权案。涉案专利的申请号为92110964.4，发明名称为“一种建筑装饰粘合剂”，该专利权利要求书仅一项权利要求，内容为：“一种建筑装饰粘合剂，其特征在于该粘合剂中含有重量百分比为：12-40的聚苯乙烯，15-30的有机溶剂，2-10的添加剂，40-70的填料和0.2-2的香料；有机溶剂为：二甲苯、甲苯、醋酸乙酯、丁酮或无苯硝酸漆稀料；添加剂为：香豆酮——茚树脂或邻苯二甲酸二丁酯；填料为：硅灰石粉；香料为：花露水或香精；聚苯乙烯或废聚苯乙烯：工厂的残次品、下脚料、破损制品、包装废弃的泡沫塑料。”1999年初，原告在市场上发现被告生产销售“新一代903新型防水建筑胶”产品，于是向法院起诉。法院在审理期间，委托国家标准物质研究中心对被告产品成分及其含量进行检测。检测结果证明被告产品并无香料气味。在庭审中，原告主张本案专利权要求书中记载的香料是非必要技术特征，因为有无香料不影响产品的性能；碳酸钙、碳酸镁、石英砂均是填料硅灰石的等同替换物。本案争议的问题是香料被写入独立权利的要求，在侵权诉讼中是否应当适用多余指定原则？法院认为，运用多余指定原则，首先要对附加技术特征作出认定，这种认定必须结合专利说明书对该项多余技术特征目的、作用的说明。结合本案专利权利要求书中记载的“香料为花露水或香精”这一技术特征可见，专利权人的专利仅有一项权利要求，该权利要求有5个必要技术特征，香料便是其中之一。涉案专利说明书中对香料的作用效果只字未提，可见专利权人主张香料是附加技术特征有其一定的道理，但法院很难据此就作出该技术特征与整个发明目的无关的判定，因而无法将香料认定为附加技术特征。在这种情况下，法院只能认定香料为必要技术特征，侵权物中如果缺少了它，应当认定不构成侵权。假如，在专利说明书中专利权人对香料的目的、作用专门作了说明，例如是为了防虫、防蛀或其他与整个粘合剂的目的、效果无关时，才有可能认定它为附加技术特征。最终法院认为，原告将香料写入了专利的独立权利要求中，就意味着香料为必要技术特征，如果去掉香料这一必要技术特征，该专利权的保护范围就要扩大，对公众是不公平的。因此判定被告的行为不构成侵权。[24]2005年4月，尹新天对《专利权的保护》一书作了修订，出版了第二版。书中对“非必要技术特征”理论和“多余指定原则”的阐述内容也更加的系统明确。指出：“多余指定原则”或者“非必要技术特征”理论的出发点在于认为撰写出恰到好处的权利要求是一件比较困难的事情，申请人有时难免会将本来不应当写入独立权利要求中的非必要技术特征写入其中，从而造成对其保护范围的过分限制，如果不采取这种宽恕政策，在一些情况下会使专利权人处于不利和吃亏的境地。然而，在权利要求见到的美国专利侵权判例中，没有一份是法院原谅专利权人的疏忽大意或者撰写不当，将独立权利要求中的某一技术特征忽略不计，进而认定侵权成立的。德国过去的做法比较灵活，但是也主要是从保护“总的发明构思”的角度出发，而不是从原谅专利权人撰写不当这一角度出发的。在欧洲实现专利侵权判断标准的协调统一之后，德国最高法院作出的系列判决明确表明德国已经放弃了保护“发明构思”的做法。人们常将专利权解释为专利权人与国家之间订立的一种“契约”或者“合同”。如同平等民事主体之间订立的一般合同那样，各国的专利审批程序确保了专利权人在获得专利权的过程中享有充分的“意思自治”权利。专利局对专利申请有依法提出反对意见和驳回专利申请的权力，但是专利局的审查意见并不是强制性的，专利申请人可以不予接受，即使专利局作出驳回决定，专利申请人也有足够的行政和司法救济途径。一旦经专利申请人同意或者默认，以其现有专利申请文件为基础授予专利权，专利权人就要受到该“合同”的制约，不能“违约”。法律是严肃的，如果是专利权人自己的失误，就应当承担相应的责任，否则看起来对专利权人是合理了，但是却损害了公众和社会的利益。为了确保专利制度的正常运作，对专利权人提供有效保护不能以牺牲公众利益作为代价。美国、欧洲、日本的专利法中都没有像《专利法实施细则》第21条第2款那样，规定独立权利要求中记载的是“必要技术特征”，可以说这是我国专利法的特点之一。既然我国法律已经明确规定了独立权利要求的撰写要求，应当有理由采用这样的推论，即凡是专利权人写入独立权利要求的技术特征，都是他认为的必要技术特征。公众只能根据权利要求的内容来判断什么是法律允许的实施行为，什么是法律不允许的侵权行为，他们有权依赖上述推定。将本来依照法律应当视为必要技术特征的特征解释为“非必要技术特征”或者“多余指定”并将它们略去，扩大专利权的保护范围，这违背了“信赖保护”原则，也不符合《专利法》第56条规定的“发明和实用新型专利权的保护范围以权利要求书的内容为准”的基本原则。我国实行专利制度只有二十年的时间，公众对专利制度尚不熟悉，一些专利代理人的水平还有待进一步提高，而且在我国有相当比例的专利申请文件是申请人自己撰写的，因此出现权利要求撰写不当现象的可能性比发达国家大一些。考虑到这一因素，权利要求赞成在某些特殊情况下法院或者专利行政部门可以采取变通方式，忽略权利要求中的个别技术特征。但是，权利要求不赞同将这种做法上升为一种“原则”或者一种“理论”，使之成为一种可以较为普遍地予以应用的规则。轻易地以独立权利要求中的某一技术特征是“非必要技术特征” 或者“多余指定”为理由而予以忽略，其结果不但有损公众的利益也不利于提高专利申请人和专利代理人撰写专利申请文件的能力，不利于提高我国专利制度的整体水平。我国经济正在走向世界，我国的发明创造也必须寻求在其他国家获得专利保护。在此形势下，提高我国专利申请人和专利代理人的素质，使之具有与发达国家相应人员相当的水平极为重要。如果我国专利申请人和专利代理人习惯了在国内通过“多余指定”或者“非必要技术特征”理论得到宽恕，即使撰写不当也有退路，因而不注重专利文件撰写能力的提高，今后走出国门是要吃大亏的。在专利侵权判断中不宜由法院或者专利行政部门主动认定独立权利要求中的某一技术特征为“非必要技术特征”或者“多余指定”。必要时，应当由专利权人提出请求，并陈述为什么认为独立权利要求中所记载的某一技术特征是非必要技术以及当初为什么将它写入独立权利要求的理由，同时必须给被控侵权人提供对此陈述意见的机会。只有当专利权人提供了令人信服的理由，例如说明书的有关内容已经清楚表明独立权利要求中的某一特征并非必不可少的技术特征，而且被控侵权人提出的反对意见(这种意见不应当仅仅是强调必须以权利要求为准之类的原则，而是从技术角度出发进行的具体分析)没有说服力时，才能同意忽略独立权利要求中的技术特征。[25]自从多余指定原则在我国专利行政机关和人民法院被适用之后，质疑的声音一直没有断过，其中也有明确的反对意见。1991年5上旬，中国专利局法律政策部与天津市专利管理局联合举办了专利纠纷案例研讨会，来自16个省、市的专利执法人员和法官出席了研讨会。与会围绕20多个专利纠纷案件进行了研讨。会后，与会的宋建华（任职于中国专利局法律政策部）结合研讨会上讨论的专利侵权构成的标准发表了观点，她认为：“在解释权利要求书时，应只以说明书的内容及附图为准，而不应把申请日后该项技术在实际应用过程中的发展和变化作为解释权利要求书确定保护范围的尺度。例如。申请人在提交专利申请时，把某一技术特征写进了权利要求书予以保护，但后来随着生产实践的检验，发现该特征是非必要的技术特征，限制了专利权的保护范围，那么是否可以将权利要求书的保护范围根据申请日后的生产实践加以扩大的解释呢？这样做显然有些不合理。因为，科学技术在实践应用中总是不断完善的，更新和发展的，从申请日时的必要技术特征转变为以后的非必要技术特征，其本身就是科技发展使人们的认识程度得以提高的结果，如果将这种发展的结果运用于解释专利权保护范围方面，则无疑是给与了专利权人一种处于动态中的独占权利，从而侵犯了工作的合法权益。因此，在解释权利要求书确定保护范围时，应以专利申请文件中披露的技术内容为立足点和着眼点，而不应把申请日以后该项技术的发展变化考虑在内”。[26]北京市中级人民法院经过了3年多的审理，其间于1994年9月26日和12月24日两次公开开庭审理，于1995年1月14日，对周林频谱仪专利侵权案进行了宣判，来自全国各地专利管理机关的执行人员，专利代理人参加了旁听。该案被认为是人民法院适用多余指定原则判定侵权的最为经典的案例。从专利法的角度讲，这种“多余限定论”是没有法律根据的。“专利权的保护范围以其权利要求内容为准”，绝不可能本末倒置。“权利要求的内容”显然指的是他的完整内容，而他的完整内容必然是由其完整的文字记载所蕴含的，所以，无视权利要求中的某些文字记载来确定其内容的做法显然是不正确的。专利申请的撰写（包括审查过程的修改）和提出均应认为是专利申请人的自愿和意思表示真实的行为，不仅与日后出现的专利侵权人毫无关系，而且也不存在专利审批过程中受专利局胁迫的问题。在这种条件下，专利权人显然不能随意地将已经过审批的专利权利要求的文字记载进行篡改。虽然“多余限定论”在法律依据上存在着严重的缺陷，但为了某一特定时期加大对专利权的保护力度，推动专利法的实施和发展，采用这种学说也是有一定实际意义的，但是，必须意识到，不得已而采用的“多余限定论”来判定侵权时。必定是以认定专利权人犯有过错，即没有撰写好要求为条件的。而正是或至少部分是由于这种事后认定的专利权的过错，使得他人事先根本不可能确定其实施的行为是否会侵犯其专利权。在这种至少是由于专利权人的部分过错而造成专利侵权发生的情况下，按照民法通则第一百三十一条的规定，应该减轻侵权人的民事责任。较为公平的做法是，可以要求侵权的停止侵害，消除影响，但免除其赔偿损失，至少不应要求其按照专利权人的实际损失进行全额赔偿。这是一种有法可依、切实可行、能较好地平衡专利权人和他人（公众）利益的折衷方案。对于这种专利权人有过错的侵权纠纷的处理。采用只禁不赔的原则在国际上是有先例的。[27]首先，多余限定原则与我国专利法实践中已经确立并广泛运用的“全面覆盖原则”相冲突。写入独立权利的技术特征，应当依法视为必要技术特征，不论该技术特征在实现发明目的和效果方面是否重要，只要被控侵权产品缺少该技术特征，则应认定不侵权。经过我国若干年的专利审判实践证明，全国覆盖原则既能够对专利权给与合理的保护，又能够够保证法律稳定性和执法的统一性。其次，多余限定原则与目前世界各国在专利侵权认定中普遍采用的“禁止反悔原则”相违背。根据该原则，专利权人在专利申请过程中因失误写入了非必要技术特征，只能由自己承担其后果，不能归咎于第三人，否则将导致专利失去法律稳定性。如果一个专利申请人为了获得专利权而在独立权利要求书中增加特征的数量，在侵权认定时又将这些技术特征视为“多余限定”，这不但对于专利申请和司法审判工作来说是很不严谨的，而且削弱了我国已经建立起来的侵权认定的全面覆盖原则和禁止反悔原则。同时也不利于提高专利申请人的专利文件的撰写的质量。多余限定原则对于其他发明人来说也是不公平的，一个发明人认为其发明创造缺少专利产品和方法的某个必要技术特征而不致侵权，但专利权人通过多余限定使该发明人的发明创造构成侵权，这将打击公众的发明积极性，不利于专利权的稳定，削弱专利权利要请求书的公信、公示作用，并进而破坏专利权人与社会公众之间的利益平衡。当然，多余限定原则并非绝无存在的余地，在判定专利侵权时，应以权利要求书的内容为准，但不排除在权利要求不清、前后矛盾时，参考说明书和附图的内容对各个技术特征加以分析，从中发现与发明创造无关的非必要技术特征，并将其认定为多余限定。但这只能是在特殊情况下采取的特殊做法，而不能作为普遍使用的原则。在专利侵权认定中仍应严格遵守全面覆盖原则和禁止反悔原则，对于一些由于申请人的素质和其他原因导致的权利要求书中写入了非必要技术特征的情况，应根据专利法的规定，参照说明和附图进行解释，作出多余限定的认定，但应对此从严掌握，防止专利权人以此规避法律。破坏专利制度的统一、稳定。对这一问题的最终解决途径是专利申请人或代理人增强责任心，在撰写权利要求书时，应当十分慎重地确定独立权利要求中的必要技术特征，避免写入非必要技术特征。[28]针对北京市高级人民法院《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》中关于多余指定原则的规定，刘国伟认为：该意见在侵犯发明，实用新型专利权的判定一节中，将多余指定原则与全面覆盖原则、等同原则、禁止反悔原则相提并论，从第47条到第55条，用了9个条款，进行了详尽的规定，可见北京市法院系统对多余指定原则是十分重视和推崇的。仔细审慎地分析“多余指定原则”。会发现坚持该原则弊大于利。1、省略多余特征以后，法院进行新颖性判定问题挑战了专利权有效性《意见》第50条规定：适用多余指定原则附加技术特征，应当考虑一下因素：该技术特征是否属于区别专利技术方案与专利申请日前的以后技术方案所必须的，是否属于体现专利新颖性、创造性的技术特征，即专利权利要求中略去该技术特征，该专利是否还具有新颖性、创造性。“这显然是在说省略所谓多余特征之后，该专利相对于申请日以前的现有技术是否具有专利性需要法院审查。尽管这是一个必须解决的前提问题，但是法院是否有权进行这样的审查，是没有法律依据的。我国的专利制度奉行职权分离主义，由专利局负责专利性审查，法院负责侵权的司法审查，两者泾渭分明，不得交叉。因此，我国法院无权在民事诉讼程序中、无权审查专利有效性问题，而《意见》第50条可以涉嫌程序违法。在民事诉讼程序中，司法公正的要求是程序公正，要求法官居中裁判，不参与其中的任意的一方当事人之中。《意见》虽然也认为“法院不应当主动使用多余指定原则，而应以原告提出请求和相应证据为条件”，但这样仍是加入到专利权人的一方，削足适履制造证据。专利侵权之诉是在专利授权以后提起的，要完全搞清楚专利撰写时的事实，有时是很难做到的。多余指定原则的适用无疑是以追求事实真实、个案真实为名、牺牲了程序公正、牺牲了效率。实际上是专利权人的权利滥用。专利授权文本具有法律效力，是一种法定证据，非经法律程序不能质疑。至于个案的问题，不能都由专利侵权诉讼程序来解决。不应以追求个案的事实真实来产生新的不公平。实践中，有些申请人或代理人，处于各种目的，如利用授权专利申请银行贷款或各种优惠政策，有意将权利要求的范围写得很小，以求很快授权；这在专利申请的各种文件中是看不出来的。这种做法无可厚非，体现了申请人的意思自治，是申请人的权利自由处分的结果，多余指定原则实际是有违专利审查的原则做法，使得申请人可以从日后的侵权诉讼程序中得到实惠，导致坚持上述专利审查的原则变得无意义了。4、多余指定原则不利于促进专利代理人的水平和专利代理业的发展专利代理本身是一个需要具有多种技能的复合型人才行业，正因为专利申请人不可能全面掌握专利申请知识，专利代理作为申请人与专利局之间的桥梁才应运而生。如果专利申请人自己在没有条件的情况下，自己撰写，导致专利要求的范围过小，申请人应自己承担相应的不利后果；如果是代理人撰写的过错，使得专利申请人的申请目的落空，基于代理合同或者法律规定，代理人也要负相应的法律责任。因此，多余指定原则不符合国际上对专利侵权判定的趋势，不利于提供全民法律意识，没有继续存在的必要。随着我国的改革开放的不断深入，随着专利申请量的持续增加，没有理由坚持对专利权人的宽恕政策。[29]2003年10月27日至29日，最高人民法院在济南组织召开全国知识产权审判工作会议，下发了《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定（会议讨论稿）》[30]，组织法官和一些特邀专家参加讨论。在该讨论稿中有一个特殊条款，注明“本条文仅供讨论参考”，这就是：第七十一条“多余指定原则”。该条规定：人民法院在依据权利要求确定专利权的保护范围时，原则上不应忽略权利要求记载的任何技术特征。但发明专利的权利人在一审举证期限届满前提出明确的请求，并且具备下列条件的，人民法院可以略去权利要求记载的个别技术特征：1、略去该技术特征，权利要求所要求保护的技术方案仍然是一项完整的技术方案，能够解决说明书中指出的所要解决的技术问题，达到说明书中指出的有益效果；2、略去该技术特征，权利要求所要求保护的技术方案仍然具有新颖性、创造性和实用性。3、专利申请人或者专利权人不曾为了满足专利法及其实施细则关于授予专利权的实质性的条件的要求在专利授权或者维持程序中对该技术特征进行过任何修改。4、专利权人能够对权利要求记载该技术特征的原因作出令人信服的解释，使所属领域技术人员相信该项技术特征写入权利要求是出于专利权人的明显疏忽，并且认为结合该技术特征来确定权利要求的保护范围会产生明显不公平的后果。5、被控侵权人获得陈述其意见的机会。仅记载在权利要求中，但说明书未对其功能、作用作出说明的技术特征，不得被忽略。2005年8月，最高人民法院对大连仁达新型墙体建材厂（简称仁达厂）诉大连新益建材有限公司（简称新益公司）侵犯“一种混凝土薄壁筒体构件”专利权纠纷案做出了再审判决。该案经辽宁省高级人民法院二审于2004年4月19日作出（2004）辽民四知终字第67号民事判决，已经发生法律效力。新益公司认为该判决有错误，于2004年7月向最高人民法院申请再审。原审法院以“筒底仅起次要作用”为由，错误地把专利独立权利要求中所记载的“筒底以至少二层以上的玻璃纤维布叠合而成，各层玻璃纤维布之间由一层硫铝酸盐水泥无机胶凝材料或铁铝酸盐水泥无机胶凝材料相粘接，筒底两侧板面亦分别覆盖有一层硫铝酸盐水泥无机胶凝材料或铁铝酸盐水泥无机胶凝材料。”（以下简称筒底壁层结构）这一必要技术特征排除在侵权对比范围之外，从而将专利人本已排除在保护范围之外的筒底不含玻璃纤维布的纯混凝土单层结构又纳入专利的保护范围。筒底壁层结构是必要技术特征。专利说明书没有任何地方描述筒底壁层结构是非必要的。而且，在专利申请日之前，现有技术中已经出现将筒管壁层作成三层水泥中间间隔夹有两层玻璃纤维布的五层或五层以上的结构。因此，专利区别于现有技术的特征实际上仅仅在于筒底壁层结构。本案不应适用“多余指定原则”将筒底壁层结构予以忽略。独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。应当认为，凡是专利权人写入独立权利要求的技术特征，都是必要技术特征，都不应当被忽略，而均应纳入技术特征对比之列。本院不赞成轻率地借鉴适用所谓的“多余指定原则”。本案专利权利要求书只有一项权利要求，即独立权利要求。该独立权利要求对筒底和筒管的壁层结构分别给予了明确记载。所以，仁达厂关于专利筒底壁层结构不是必要技术特征的主张，不能成立。“筒底以至少二层以上的玻璃纤维布叠合而成，各层玻璃纤维布之间由一层硫铝酸盐水泥无机胶凝材料或铁铝酸盐水泥无机胶凝材料相粘接，筒底两侧板面亦分别覆盖有一层硫铝酸盐水泥无机胶凝材料或铁铝酸盐水泥无机胶凝材料”，这是本案专利的一项必要技术特征。[31]在这一案件中，涉案专利权利要求中并不涉及多余指定的问题，只是在最高人民法院的再审中，专利权人指出自己专利中“至少二层以上的玻璃纤维布叠合而成”的“筒底”在专利技术方案中仅起次要作用，是非必要技术特征，由此引发最高法院在判决中对“多余指定原则”阐明了观点，其实本案侵权物所使用的“筒底”仅为一层，在“至少二层以上”之外，据此便可以认定其行为不构成侵权，而与多余指定原则无关。最高人民法院之所以做出论述，说明最高人民法院借助该案表明对多余指定原则的一种态度。2009年7月，最高人民法院抛弃了2003年10月27日至29日起草的《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定（会议讨论稿）》，重新起草了《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（征求意见稿）》，并广泛征求各方意见。在征求意见稿中，第8条规定：“人民法院在判定被诉侵权技术方案是否落入专利权保护范围时，不应当省略权利人主张的权利要求所记载的任何一项技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定被诉侵权技术方案落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个或者一个以上技术特征，或者有一个或者一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定被诉侵权技术方案没有落入专利权的保护范围”。2009年12月28日，最高人民法院正式发布《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》，并将于2010年1月1日起施行。其中规定：“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征”。明确了今后在专利侵权判定中不再使用“多余指定原则”。中国专利法自1985年4月实施以来，人民法院对专利权的保护已有20多年的实践。在这20多年中，中国专利法已经过了3次修改，对专利权的保护水平不断提高。在此期间，人民法院审判了大量专利侵权案件，总结摸索出一些审判经验，但是，随着专利权数量的增多、专利侵权纠纷案件增多、对专利权保护水平的提高以及审判经验的积累，业界人士开始对既有的一些做法不断进行深入的反思、研究，并提出质疑，专利侵权判定中对“多余指定原则”的运用便是一个例子。由于撰写专利权利要求是一项技术性和法律性都很强的工作。不熟悉权利要求撰写方式或者对发明实质认识不深的申请人，难免会把对实现发明和效果无关紧要的技术特征，也就是非必要技术特征写进权利要求里去。由于增加了非必要技术特征，导致权利要求保护范围相应缩小。在授予专利权以后，其他人经过研究专利说明书和权利要求，发现了权利要求里存在的弊病，就可以很容易地通过省略掉这一项非必要的技术特征来钻法律的空子。在这种情况下，如果由于被控侵权产品或者方法缺少了权利要求的一项技术特征而判定专利侵权不成立的话，这样的结果显然对专利权人是不公平的。多余指定原则正是应这种公平的需要而产生的。[32]综上对“多余指定原则”在中国司法实践中产生、发展、变化的过程，本人对该原则有以下几点认识：第一、不同国家看法不同，同一国家在不同时期认识也不同。
从学说及判例看，在美国、德国、日本等国均可以看到相关或相类似的学说，并在审判中出现过相关判例，虽然学说表述不很一致，但有些案例给出的结果是相同的。笔者认为，如果不是如此，也不会出现在世界知识产权组织编写的《知识产权法教程》中做出如此明确的论述。当然，如果将不同国家与此相关的学说作比较，就不难发现，各国对“多余指定原则”的具体做法是有明显不同的，美国较严格，德国较宽松，日本前后分歧变化较大。在中国相关文献中，介绍日本的情况较多。从中可见，日本在不同时期，不同法院间对此学说的观点也是不同的，早年承认此观点，之后又否定此观点；在大阪法院此观点得到支持，在东京法院此学说受到反对。可见，“多余指定原则”不论是在国际上或一国之中专家学者的观点从来不是一致的。第二、“多余指定原则”是专利侵权判定中的一个特殊原则，不是也不应该是普遍使用的原则。
实际上，在专利权指定中使用最普遍的原则就是“侵权物中实现了专利技术的全部技术特征就构成侵权”，或者反过来说“侵权物中缺少了专利技术方案中的技术特征就不构成侵权”这一个原则，其他的原则都可以认为是特殊原则，比如：等同原则，禁止反悔原则，现有技术抗辩原则等等。“多余指定原则”同样也是一个特殊原则，而不是在每个案例中普遍适用的原则，这一点，不论在外国还是在中国历来都是如此。在专利申请过程中，正常情况下，申请人或者专利代理人不会故意将非必要技术特征写入独立权利要求，缩小专利的保护范围，如果有意这样做，意图是为了在侵权诉讼中寻求法院通过适用“多余指定原则”给予专利权有效的保护，哪怕“多余指定原则”得到普遍认可，这种申请专利策略也未免风险过大，可以认为这不是一种正常思维。实践中，无论是在外国还是中国，我们并不能找到大量适用“多余指定原则”的判例，这也说明这一原则是在特殊情况下才会被采用的。从前面介绍可见，既便是主张在审判中使用“多余指定原则”的人也从来没有认为可以不加限制的、任意的、轻率的适用这一原则。相反，许多观点认为应当从时间上、损失赔偿上、对多余特征的认定上等许多方面对这一原则的适用加以限制。在这方面做得最突出的是北京市高级人民法院发布的《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》，在涉及“多余指定原则”的9个条款中，8条都是对这一原则的限制条款。这种限制包括：法院不能主动适用；对非必要技术特征的认定应当结合说明书，结合发明目的；对实用新型专利不适用；甚至包括使用了“多余指定原则”之后应当让专利权人在损失赔偿上承担责任等等。上述《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》出台后，在北京市法院作出的判决中，就有多起案件专利权人主张使用“多余指定原则”，而法院认为条件不具备而驳回了权利人的主张。当然，与绝对不适用这一原则相比，再慎重的适用也仍然是适用，仍然会对被告一方造成不公平，这其中就有司法审判的价值取向问题。专利法实施之初，在专利权人出现疏忽的情况下，到底应当惩罚对发明创造做出贡献的专利权人，还是应当惩罚侵权人？是应当鼓励侵权人的这种“创新”态度，让专利权人接受教训为主，还是应当让侵权人接受教训？有人认为，如果在侵权诉讼中允许“多余指定原则”存在，会造成专利保护范围的不确定性，使社会公众搞不清专利权的实际保护范围；会造成专利权人，专利代理人不求上进，不注意提高专利申请文件中的撰写水平，使中国代理人水平不能提高，更有人认为，“多余指定原则”根本没有法律上的依据，这些观点都有一定道理。其实，业界人士都清楚，专利司法实践中采用的原则中许多都没有专利法上的直接依据，但并不妨碍它们的具体适用。这是因为，司法实践本来就一直在推动立法前行。第四、采用还是取消“多余指定原则”均应认真分析研究国情。
专利法既要保护专利权，也应维护公众利益，尤其应当有利于技术创新，同时有利于创新技术的推广应用，这就要求执法者包括法官在审判每一件专利侵权案件中都应把握好“度”。其实，各国法院在审判专利侵权案件中都会根据法律的具体规定、立法宗旨、本国国情变化及法官的价值取向，决定是否采取及怎样采取权利要求的解释、等同原则的适用、平行进口行为的侵权认定，而且这些判例在不同的时期会有所变化。前面介绍的日本，大阪两级法院1968年认定“多余指定原则”的成立，而到1970年东京两级法院又认定“多余指定原则”没有存在的必要，就是典型的例子。我国专利法仅实施20多年。申请专利的发明创造的创新水平、专利申请人，专利代理人的文件撰写水平、专利审查员把握的标准尺度以及行政执法与司法水平都有进一步的提高。在这种情况下，从专利法的立法宗旨出发，在保护专利权的过程中，有条件有限制地慎重适用司法实践曾经适用过的“多余指定原则”，也并非大逆不道。当然，通过立法、司法解释的形式，令“多余指定原则”退出专利审判的历史舞台也是可以的，但这并不一定真正能解决在司法实践中遇到类似案件中反映出的问题。毕竟，审判活动是法官的一种智慧劳动，法官一定会有更智慧的方法来审理同类案件。注释（上下滑动阅览）
【1】（日）竹田和彦著，莫邦富、盛树立、钱希林译，《专利基础知识》，第121页。上海翻译出版社，1986年1月出版。【2】《中国工业产权研究会通讯》，1987年3月10日第5期。尹新天 《构成专利侵权的条件》。【3】高卢麟、汤宗舜、马连元、乔德喜、杨志刚译、世界知识产权组织编《知识产权教程》第82页。专利文献出版社，1990年出版。【4】张寅虎、孙建政、张来明、何兵、包林译，世界知识产权组织编《知识产权纵横谈》第108—109页，世界知识出版社1992年2月出版。【5】宋永林、魏启学译，（日）吉藤幸朔著《专利法概论》第512—515页。专利文献出版社1990年6月第一版。
【6】（日）鸿常夫等著《日本专利判例精选》，专利文献出版社，1991年4月出版。【7】《德国专利案例分析研讨会资料汇编》第30页。1995年5月北京。
【8】中华全国专利代理人协会编《专利诉讼研讨会讲义》（内部稿）第22—23页，1991年。【9】杨金琪，《发明与实用新型专利侵权的判定》。《中国技术市场报》1992年5月9日。
【10】国家科委政策法规司审定、罗玉中主编《科技法律制度》第92页。北京科学技术出版社1992年7月出版。【11】程永顺著，《专利诉讼》，1994年6月第2版第48—50页，专利文献出版社出版。【12】文希凯、陈仲华著《专利法》第233页。中国科学技术出版社，1993年11月出版。【13】《专利侵权技术判定基准（试行）讨论稿》（仅供内部使用）。1994年9月1日中国专利复审委员会。【14】杨金琪编著《专利商标技术合同疑难案件评析》第134-138页，中国物资出版社1995年1月出版。【15】该案的发明名称为“人体频谱匹配效应场治疗装置”，申请号为87103603，专利权人与发明人为周林。【16】程永顺 《从一起专利侵权案看“多余指定原则”和“等同原则”的适用》，1996年第6期《人民司法》。【17】龚政《专利侵权判定中“多余限定”问题探讨》，载《中国专利代理》，1996年第2期第28-30页。【18】艾文《也谈“多余限定”问题》，载《中国专利代理》1996年第4期第5-8页。编者注：文中的“我国专利制度的建立仅11年”，是指从1985年4月1日我国正式实施专利制度开始到文章发表时的1996年。 【19】程永顺 著 《工业产权难点热点研究》第191-193页。人民法院出版社1997年4月出版。【20】尹新天著《专利权的保护》第一页1998年11月《专利文献出版社》出版。
【21】程永顺、罗李华著《专利侵权判定——中美法条与案例比较》第253-261-262页。专利文献出版社，1998年3月第一版。【22】李国光主编《知识产权诉讼》第440—442页。人民法院出版社，1999年8月出版。【23】程永顺主编《专利侵权判定实务》法律出版社2002年3月出版。《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》第47-55条。【24】程永顺《从一起专利侵权案看“禁止反悔”和“多余指定”原则的适用》载于《专利侵权判定实务》第146-152页。法律出版社出版，2002年3月第一版。【25】尹新天 《专利权的保护》第429-432页。知识产权出版社出版。【26】宋建华 《试议判断专利侵权构成的适用规则》。中国专利局编《专利工作动态》1991年7月10日第24期。【27】江立，《对依据“多余限定论”判定侵权所引发的赔偿问题的意见》。《中国专利报》1998年6月8日。【28】闫桂贞 《应慎用“多余限定原则”》。《中国专利报》1998年6月8日。【29】刘国伟 《多余指定原则之我见》。《电子知识产权》杂志，2002年第一期。【30】2003年10月27日至29日，最高人民法院在济南组织召开全国知识产权工作会议，会议下发了《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定（会议讨论稿）》，该文件正式条款共70条。【31】中华人民共和国最高人民法院民事判决书（2005）民三提字第1号，2005年8月22日。【32】程永顺、罗李华著《专利侵权判定——中美法条与案例比较》第253页。专利文献出版社，1998年3月第一版。
作者：程永顺
编辑：Sharon
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