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宋献涛 | 从“背景技术排除规则”说开去——奥克斯vs格力案读后感

宋献涛 知产前沿
2024-08-26

目次

    一、中国最高法院：不认可“背景技术排除规则”二、美国CAFC：权利要求解释不能采取否定式的排除法三、排除法通常无法把字面不清楚的争议术语解释清楚四、权利要求边界清楚时不能采取排除法五、排除法与权利要求解释的正统思想背道而驰
六、排除法意在改写权利要求，更甚于读入法
七、排除法在专利授权确权程序中没有市场八、侵权程序中的排除法意在架空专利无效和现有技术抗辩九、排除法是当事人的诉讼策略安排，并无法理依据十、排除法在中美法院初露端倪，应保持警惕

一、中国最高法院：不认可“背景技术排除规则”

2023年12月，最高法院对奥克斯vs格力系列专利案作出判决，引起业内人士高度关注。该系列专利案包括四个民事案件[1]和一个行政案件[2]，它们基于同一专利ZL00811303.3。最高法院在涉案专利无效宣告的行政案件中认定权利要求1实质上符合被宣告无效的条件。鉴于此，在民事案件中，最高法院参照《司法解释（二）》关于“先行裁驳，另行起诉”的规定，裁定撤销一审判决，驳回奥克斯公司的起诉。至此，一审共计2.2亿元的天价判赔瞬间归零。

涉案专利无效宣告的行政案件中，有一个争议点是能否适用“背景技术排除规则”，即，权利要求1 的保护范围是否包括背景技术的分布卷绕型压缩机。

国家知识产权局和奥克斯公司认为[3]：涉案专利的发明点在于针对附图2A所示的集中卷绕型压缩机的改进，因此，权利要求的保护范围应排除分布卷绕型压缩机。综合涉案专利说明书背景技术中关于增大传统电动机槽隙面积难度的记载以及说明书多处表述的“本发明的电动机单元5”和“传统电动机单元5Z”，再结合附图2A（集中卷绕型压缩机）和附图2B（分布卷绕型压缩机，即背景技术中所述的传统压缩机），可以确定专利权利要求不包含分布卷绕型压缩机。奥克斯公司特别提出，依据“背景技术排除规则”，涉案专利保护范围明显将传统压缩机（分布卷绕型压缩机）全部排除。

格力公司认为，根据涉案专利本身的记载可知，权利要求1包含了集中卷绕以及分布卷绕两种类型的压缩机。

对此，最高法院不认可“背景技术排除规则”，从三个方面进行了充分说理[4]：

首先，权利要求的解释应遵循体系解释和整体解释原则。对于权利要求的解释，应当将其置于权利要求书和说明书整体当中，并考虑各权利要求之间的关系，避免片面和割裂理解。在独立权利要求包含前序部分和特征部分，从属权利要求包含引用部分和限定部分时，从属权利要求通常会在引用独立权利要求后，在限定部分写明附加技术特征。在这一撰写体例中，通常从属权利要求不需要在限定部分对其引用的独立权利要求中已有的技术特征进行重复限定，否则从属权利要求中的附加限定将成为多余并失去意义。本专利权利要求未限定电动机单元线圈卷绕类型，引用权利要求1的从属权利要求10的附加技术特征限定了电动机单元类型为集中卷绕型，虽然还限定了其他附加技术特征，不会使得两者的保护范围相同，但通常从属权利要求不会对其引用的独立权利要求中已有的技术特征在附加技术特征中进行重复限定。从体系解释和整体解释的逻辑看，在引用权利要求1的从属权利要求10的附加技术特征进一步限定电动机单元类型为集中卷绕型的情况下，将本专利权利要求1解释为仅包含集中卷绕型电动机方案而不包含分布卷绕型电动机，将导致从属权利要求10中有关电动机单元类型为集中卷绕型的附加限定显得多余且失去意义。

其次，本专利说明书及附图对电动机单元卷绕类型并未作特别界定。说明书仅提及“传统电动机单元”和“本发明电动机单元”，并未直接记载电动机单元线圈卷绕类型，但无论是分布卷绕型还是集中卷绕型电动机单元均是现有技术。说明书附图2A和2B确实分别对应了不同的电动机卷绕类型，若据此将本发明的电动机单元仅限于集中卷绕型，理据不够充分。本专利的发明构思是通过增大槽隙面积比例来解决降低压缩机排油量的技术问题，将附图2A和2B理解为是关于电动机单元上的不同“切口、气隙、槽隙、通孔以及气孔”的比较例，更符合专利申请文件撰写逻辑。

最后，本领域技术人员根据本专利说明书公开的技术内容可知，本专利的发明构思同样适用于分布卷绕型电动机单元，奥克斯公司亦认可分布卷绕型如果满足权利要求1、2的比率，也可以达到权利要求1、2的技术效果。本专利说明书确实记载了传统电动机单元由于要保持电动机效率的原因，因此线圈难以减少，进而难以加大气隙。但上述缺陷同样适用于集中卷绕型电动机，无论是哪一种电动机单元，减少线圈都会降低电动机效率，继而影响压缩机效率。

综上，无论是从说明书用语，对附图2A和2B的比较内容的理解，以及背景技术的判断等方面，本领域技术人员都难以直接、毫无疑义地确定本专利权利要求1、2中的电动机单元仅限定为集中卷绕型。国家知识产权局、奥克斯公司的相应主张缺乏充分依据，本院不予支持。

笔者认为，“背景技术排除规则”不是权利要求解释的正确方法，其实质在于改写权利要求的文字，与权利要求解释的正统思想背道而驰，分析如下。


二、美国CAFC：权利要求解释不能采取否定式的排除法

在Tate v. Interface案[5]中，被告把现有技术作为救命稻草，主张权利要求无论如何解释，都不应涵盖现有技术，而其被诉产品实施的正是现有技术，所以不侵权。然而，马里兰地区法院和联邦巡回上诉法院（CAFC）均不认可该观点，认为其违反了专利权推定有效原则，后来美国确立了字面侵权下不允许现有技术抗辩的规则。

在Sound View v. Hulu案[6]中，被告推陈出新，主张：争议的术语应排除（或不包含）某一种意思，该意思来自说明书本身或者现有技术证据，而被诉侵权产品的对应特征正是该意思，所以不侵权。
加州中区法院一审判决认为，权利要求16中的“buffer”不包括“cache”，因为213号专利说明书除“buffer”外，还使用了“cache”一词，这两个术语出现在不同的地方，是有所区分的，指代不同的物理部件[7]，所以，被诉系统中名为“cache”的部件不是权利要求中的“buffer”，故不侵权。
CAFC认为，虽然地区法院对术语“buffer”进行了一定程度的解释，但从未对本专利的“buffer”作出肯定式的解释，其仅仅宣告“buffer”排除了（或者说不包括）什么（“cache”），这样的否定式解释本身不违法，但本案中的否定式解释尚不足从正面解释“buffer”，导致没有完成权利要求和被诉方案的比对。CAFC注意到地区法院没有认定术语“cache”在本领域中具有充分一致的理解，CAFC认为在没有作出这种认定的情况下，即使涉案专利对“buffer”和“cache”进行了用词区分，也不足以认定被诉系统中名为“cache”的部件不属于“buffer”。此外，CAFC还认为，从说明书记载的内容（“the ring buffer ... operates as a type of short term cache”）来看，“buffer”和“cache”并非相互排斥的，在覆盖范围上至少有一定的重叠，所以对“buffer”进行肯定式解释是必需的。基于此，CAFC将本案发回重审，交给地区法院安排进一步的庭审来决定应采取何种肯定式解释。
综上可见，虽然中美案例的类型（专利无效行政案vs专利侵权案）和措辞（背景技术vs现有技术）不同，但指向一个共同的问题：权利要求解释能否排除背景技术/现有技术？

为便于说明，本文称之为排除法。


三、排除法通常无法把字面不清楚的争议术语解释清楚

专利权人在无效程序中请求适用排除法，是为了避开现有技术；被告在侵权程序中请求适用排除法，通常是声称权利要求中的某个争议术语不清楚。

笔者认为，即使某个争议术语字面不清楚，排除法通常也不能解释清楚。

权利要求有其自身的特点，通常采用正面限定（例如肯定句），极少采用反面排除（例如否定句）。通过正面限定，可以借助有限的技术特征（尤其是体现自己特点的区别特征）将一个技术方案描写清楚，划定专利保护范围的边界；而通过反面排除的方式通常无法将一个技术方案描写清楚。

排除法是一个费时费力的逆向思维方法，在无法顺着正向逻辑前进时，通过排除其他项来实现间接证明，可能柳暗花明。在做选择题的过程中，排除法有时可以奏效。但是，权利要求解释不是做选择题，而是要搞清楚权利边界。

可以正面描述清楚的事物，不一定适合用反面排除的方式描述，因为技术特征或术语往往不是处于二分法的简单对立面，而是可能共存或兼容。例如，专利权利要求1（特征为ABC）的某一特征A可能不同于对比文件（公开了特征A’DE）的对应特征A’，但这并不意味着权利要求1必然排斥特征A’。一个技术方案（例如特征为ABCA’）完全有可能全面覆盖权利要求1且具有附加特征A’。

我国专利法第二十六条第四款规定，权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。这里并未说“排除不被专利保护的范围”。世界各国专利法对权利要求都有类似的规定，例如美国专利法112条规定“claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention”，欧洲专利公约84条规定“The claims shall define the matter for which protection is sought.”这些足以说明排除法在国际上没有市场。

权利要求分开放式和封闭式两种写法，开放式写法并不排除权利要求中未指出的特征，除化学类组合物权利要求外，一般权利要求通常为开放式。正因如此，权利要求的撰写通常秉持一个朴素的观念，我言即我意，若无言，则无限定（无论正面还是反面），所以并不一定从反面排除言外之意。

对于不清楚的争议术语，只有在排除项极少且足够明确的情况下，排除法才有效。如果排除项很多且其中有一个不够明确，排除法就难以奏效。所以，CAFC在Sound View v. Hulu案中的立场是，地区法院没有认定要排除的术语“cache”在本领域中具有充分一致的理解，也没有对本专利的“buffer”作出肯定式的解释，既然大范围和小范围都不明确，排除法就不能解决问题。正是出于这样的考虑，CAFC将Sound View v. Hulu案发回重审。


四、权利要求边界清楚时不能采取排除法

被告在侵权程序引入排除法的说辞是：权利要求无论如何解释，都不应涵盖自由领域中的背景技术/现有技术。

上述说辞貌似有道理，但实际上是将权利要求和背景技术/现有技术进行比对，这只能出现在实质审查或无效程序的技术比对中，而不应出现在权利要求解释中。

背景技术/现有技术可能在专利保护范围内，也可能在专利保护范围外，此时排除法可分为内部排除法和外部排除法，如下图所示：
内部排除法认为背景技术/现有技术闯入了专利权的边界，破坏了专利的新颖性。这放在专利审查或无效的技术比对中是可以的，但若放在侵权程序中，就公然违反了专利权推定有效原则。

外部排除法对于权利要求边界的确定没有意义，因为权利要求已经能够与背景技术/现有技术区别开来。此时，被告如果坚信被诉产品与背景技术/现有技术相同或相似，正确的做法是提出现有技术抗辩；请求人如果坚信权利要求与背景技术/现有技术重叠，正确的做法是打创造性。

不管内部排除还是外部排除，都说明权利要求边界是清楚的，否则无法判断背景技术/现有技术在权利要求边界之内还是之外。

既然权利要求的边界是确定的，即可与被诉侵权产品或背景技术/现有技术完成技术特征的比对，从而作出侵权判定或新创性判断。此时，排除法并无引入的必要。

对于当事人主张从权利要求中排除背景技术/现有技术的行为，法院应询问背景技术/现有技术落入本专利保护范围内还是外：如果是内，可以在无效程序中据此否定本专利的新颖性，那是最有效的反击；如果是外，只能留到抗辩环节讨论。无论如何，都要注意区分背景技术和现有技术。如果背景技术不是现有技术，就不能作为现有技术否定新创性，也不能按照现有技术抗辩的方式进行审查。


五、排除法与权利要求解释的正统思想背道而驰

三十多年前，美国法官Giles Rich将专利诉讼浓缩为一句话，“the name of the game is the claim.”意思是说，专利诉讼应围绕权利要求展开，要警惕偏离权利要求的行为。

排除法的本质是聚焦要排除的内容，这是权利要求之外的东西，偏离了权利要求中心主义。

从权利要求的内容出发，专利权的保护范围应该是相对恒定的，边界应该是相对清晰的，并不会因为对比不同的背景技术/现有技术而变化不定。排除法打破了保护范围的相对稳定状态，因为每次出现一个对比文件，就需要将其从专利保护范围中排除一次。这将导致专利权的保护范围由于选取不同的对比文件而变动不居。

一旦打破保护范围的相对稳定状态，划定边界的复杂度就越来越高，必然造成局面混乱。一旦偏离权利要求中心，聚焦于被排除的内容，就无法判断发明实质是否再现于被诉产品中或者是否被背景技术/现有技术公开。

2005年，CAFC对Phillips v. AWH案全院审理后作出判决，确立了“先内部证据，后外部证据”的原则。内部证据（intrinsic evidence）包括权利要求书、说明书和附图、专利审查档案；外部证据（extrinsic evidence）包括词典、专家证言、发明人证词、论文等。

Phillips v. AWH案还确立了the lexicographer rule，即专利申请人可以在说明书中对术语赋予特别的含义，使之与词典释义或通常含义不同、甚至矛盾，当发生争议时应以说明书描述的特别含义为准。

Phillips v. AWH案的判决一经作出，其确立的内部证据比外部证据优先适用的原则，很快就风靡全球，被我国最高法院借鉴，体现于2009年专利侵权司法解释第三条。

据此，对于有争议的术语，应当先看说明书和附图。如果根据说明书和附图能够解释清楚，那就无需考虑其他证据了。只有根据说明书仍然无法解释清楚的情况下，才可以参考公知常识类的外部证据，看本领域技术人员对争议术语是否已经形成了一致的认识。

虽然背景技术是说明书的一部分，但并不意味着可以用来解释权利要求中的任何一个特征。权利要求的前序部分是背景技术方案和专利技术方案共有（重叠）的技术特征，特征部分是专利区别于背景技术的技术特征。对于共有（重叠）的技术特征，背景技术可能是有公开的，所以，背景技术可以用来解释共有（重叠）的技术特征，但专利区别于背景技术的发明点特征，是说明书中的具体实施方式公开的，而不是背景技术公开的，所以，只能用具体实施方式来解释，而不能用背景技术来解释。

因此，即使背景技术可以用来解释权利要求的前序部分特征，也不等于说可以从权利要求中排除背景技术。

六、排除法意在改写权利要求，更甚于读入法

侵权判定要求被诉产品对权利要求的所有技术特征完成全面覆盖，只要有一个未出现在被诉产品中，就不构成侵权。新颖性判断要求现有技术公开权利要求的所有技术特征，只要有一个未被公开，就不能破坏新颖性。

读入法是基于逆向思维发展出来的一个奇谋：以权利要求解释为名，向权利要求中读入某个特征（该特征可能记载在说明书背景技术或实施例中，也可能记载在对比文件中），神不知鬼不觉地改写权利要求，随后辩称被诉产品不具备该特征或现有技术未公开该特征。

经过多年的司法实践，除法定情形外（例如功能性限定），中外各国法院普遍不接受将说明书实施例读入权利要求。例如，最高法院第159号指导案例的判决书开宗明义地指出：

权利要求是界定专利权保护范围的依据，说明书及附图可以用于解释权利要求的相关内容。说明书及其附图对于权利要求的解释作用体现在帮助本领域普通技术人员准确理解权利要求的内容，但不能替代权利要求在界定专利权保护范围过程中的地位和作用。

美国法院有大量案例不接受从说明书向权利要求中读入限定特征。

排除法违背了“举轻以明重”的逻辑：既然不允许读入法将说明书实施例读入权利要求中，就更不应允许将说明书实施例之外的内容（如背景技术或者现有技术）以排除方式读入权利要求中。


七、排除法在专利授权确权程序中没有市场

即使从授权确权程序的视角来看，排除法的抓手和目的也都是不合逻辑的。

授权确权程序奉行专利质疑主义，对于被质疑不清楚或概括过宽的术语，权利人要么增加技术特征来作出清楚的限定，要么根据说明书或公知常识类证据来作出清楚的解释，但无论如何，都不可能借助背景技术/现有技术以排除方式解决问题。

在授权确权程序中，权利要求用词清楚，是与对比文件进行特征比对的前提。权利要求的用词只要做到与对比文件的技术方案区别开来即可，技术特征不必完全对立或者正好相反，相应地，也就不一定排除对比文件的某个技术特征。所以，权利要求从正面讲清楚自己的技术方案，借助区别特征跟对比文件的现有技术呈现出创造性，就可以获得授权，审查员不会强求权利要求字面排除某现有技术。

即使权利人对权利要求进行修改，通常做法也是增加正面的进一步限定，由此，通过放弃一片保护范围，换得对该现有技术的合理避让。如果权利人在权利要求中写明“不包括某现有技术”，以实现单点排除式限定，一来不符合审查员的思维习惯，二来涉嫌修改超范围，因为增加的内容可能没有记载于说明书中，也无法直接地、毫无疑义地确定[8]，三来将使专利规避设计变得十分容易。

正因如此，排除法在奉行专利质疑主义的授权确权程序中鲜有运用，远未成为通行规则；由是观之，在奉行专利权推定有效原则的侵权程序中排除法更不能推而广之。

争议特征和排除项的关系往往比较复杂，不能一概而论，但无论如何都必须避免悖论的产生：权利要求的范围在排除前后是否有改变，如有，可能涉嫌修改超范围，如无，则是画蛇添足，多此一举。因此，试图改写权利要求的排除法本身就有严重问题。

为便于理解，可以从《专利审查指南》中摘录一段话进行说明：

“广义上说，申请日以前公开的技术内容都属于现有技术，但申请日当天公开的技术内容不包括在现有技术范围内。”这里，排除项的加入，缩小了现有技术的范围。

其实，侵权程序和授权确权程序中的很多问题是相通的。例如，授权确权程序中审查员认为某个特征不是必要技术特征，侵权程序中就不能读入权利要求中；授权确权程序中审查员认为某个特征能够得到说明书的支持，侵权程序中就不能将其解读为限于说明书描述的实施例；授权确权程序中审查员认为说明书公开充分，侵权程序中就不能解读为技术方案不能实现；授权确权程序中审查员认为背景技术不能用作现有技术，侵权程序中就不能认为专利保护范围应排除背景技术；等等。

因此，排除法貌似有一些道理，但如果站在授权确权程序的角度审视，很容易看出其存在严重的逻辑混乱。

八、侵权程序中的排除法意在架空专利无效和现有技术抗辩

排除法打着权利要求解释的旗号，但醉翁之意不在酒，其真正目的是希望权利要求排除掉某个技术特征，从而间接证明在这个点上与之相同或相似的被诉产品不构成侵权，或者现有技术在权利要求边界之外。
但上述思路是混乱的。专利审理程序是按阶段推进的，权利要求解释、有效性审查、侵权判定、抗辩分别属于不同的阶段，它们理念不同，解决不同性质的问题，比较对象不同，判断标准也不同，追求的结果也不同，具有相互独立性，不能揉到一起。专利是无效还是有效，需要将权利要求和现有技术进行比对，然后判断专利是否具有新颖性或创造性；侵权判定需要比对权利要求和侵权产品，然后判断是字面侵权还是等同侵权；抗辩是否成立，需要将侵权产品和专利权利要求之外的其他方案（例如，现有技术或者专利说明书捐献出去的技术方案）进行比对，然后判断二者是完全相同还是实质相同。如下图所示：
原告主张的范围（字面侵权为小椭圆实线，等同侵权为大圆形虚线）与被告希望排除掉的技术方案呈现出如下关系：
如果被诉产品与捐献的技术方案相同，肯定不构成字面侵权，捐献规则完全可以击退原告的等同侵权指控，所以被告在侵权程序中无需担心。

其实，打无效是彻底铲除后患的最佳选择。用现有技术1打新颖性应该是稳操胜券，用现有技术2打创造性，应该也没太多悬念，毕竟，创造性的弹性空间远大于等同的弹性空间，至于用现有技术3打创造性，还需个案分析。

如果被诉产品与现有技术1、2或3相同，被告也不必担心自己蒙冤。法院基于现有技术1支持现有技术抗辩，可能违反专利权推定有效原则，但在中国法下并无问题；无论如何，被告都可以用现有技术2或3主张现有技术抗辩，即使在美国，等同侵权指控下也允许现有技术抗辩。

此外，“专利保护范围不应包括背景技术/现有技术”追求的是一个理想的应然状态。为此，专利法精心设计了周密的配套制度，审查员或请求人可以在专利审查或无效程序中逼迫权利人通过区别特征讲清楚自己要保护的技术方案，然后就可以避免涵盖背景技术/现有技术，进而获得授权。一旦获得专利授权或者在无效程序中专利权得到维持，就达到了实然状态（专利保护范围不包括背景技术/现有技术）。在侵权程序中不应再质疑专利权涵盖背景技术/现有技术。

美国法院坚守专利权推定有效原则，故不允许以实施现有技术为由对抗字面侵权指控，只允许通过现有技术抗辩或捐献规则阻止等同的地盘扩张，而此时评判假想的权利要求（hypothetical claim）相对于现有技术是否具有新颖性/创造性或者是否存在捐献情形，并未违反专利权推定有效原则，因为没有质疑权利要求的字面范围。

专利审查程序中审查员可以引用对比文件提出新颖性或创造性质疑，逼迫申请人明确或增添区别特征，从而避开现有技术。授权后请求人可以启动无效程序，进一步轰炸权利边界。这两个程序走完，就应推定专利权有效，不应再怀疑专利保护范围涵盖现有技术。如果侵权程序中被告觉得冤枉，要么证明自己产品不满足全面覆盖，要么提出现有技术抗辩，或者主张适用捐献规则。

被告完全可以利用上述制度寻求救济。相比排除法而言，上述制度更成熟，有更强大的检验工具，更具有实操性，尤其是新颖性和创造性评价，各国都有详细的审查规程和案例指引，除了整体构思外，还需要逐个特征完成比对，现有技术抗辩的实质相同标准或捐献规则的完全相同标准与新颖性的要求基本一致。

可见，救济途径有多条，即使不允许使用排除法，被控侵权者也不是申冤无门。


九、排除法是当事人的诉讼策略安排，并无法理依据

无效程序中，专利权人偏爱排除法的道理很简单：收缩保护范围，躲避现有技术的攻击。侵权程序中，被告偏爱排除法的道理也很简单：救济途径走不通，所以只能想办法误导法官，或可逃脱。

基于现有技术打无效或抗辩的难度在于：首先，找到致命的对比文件，绝非易事，而如果没有找到致命的对比文件，无效或抗辩就没有胜算可能性；其次，被告负有很高的举证证明责任（例如，美国无效程序要求证据清楚且令人信服（clear and convincing evidence），高于侵权程序所要求的优势证据（preponderance of the evidence），需要逐个特征进行细致的比对（权利要求对比现有技术，或者，被诉产品对比现有技术），只要其中有一处对应不上，无效或抗辩就可能失败，仅仅基于局部相同或相似，无效或现有技术抗辩都难以成功。

适用捐献规则，也不轻松。首先，被告必须从说明书中找出被捐献的技术方案，说明书对这个技术方案的描述必须特别具体、明确，司法实践不能强迫权利人捐献其没有明确放弃的方案。然后，被告需详细分析被捐献的技术方案与权利要求的关系，看是否确系撰写失误触发了捐献。接下来，被告需证明被诉产品和被捐献的技术方案完全相同。这三方面的严格要求导致适用捐献规则成功的案例极少。Sound View v. Hulu案中，Hulu之所以未主张对cache方案适用捐献规则，个中原委不言自明。

但如果将同样的理由融入权利要求解释中，可能达到预料不到的奇效。因为侵权判定要求被诉产品满足全面覆盖，所以，只要被告在一个点上证明不相同也不等同，就有了逃脱的机会。

例如，权利要求1包括三个特征ABC，被诉产品具有四个特征ABCX，现有技术对比文件1公开了A’DE。由于对比文件1中的A’不同于A，DE更不同于BC，所以权利要求1具备新颖性和创造性，打无效难以成功。由于对比文件1没有公开完整的ABC，所以现有技术抗辩必然失败。由于被诉产品的ABCX再现了权利要求1的ABC，所以侵权判定结论不难得出。

然而，被诉产品多出来的特征X自然不同于专利权利要求的争议特征A或B或C，被告通常要在此做文章。

如果X记载在专利说明书中，被告就会像美国Hulu公司那样争辩，说明书对特征X和权利要求争议特征进行了用词区分，所以专利保护范围应排除特征X。

如果X公开于对比文件中，被告可以打一场无效，声称对比文件中的特征X对应专利权利要求中的某特征（例如A），审查员必然认定权利要求中的特征A不同于对比文件中的特征X。这样，被告就可以在侵权程序中堂而皇之地主张用排除法将权利要求解释成ABC且不包括X，而被诉产品恰好具有X，所以不侵权。

这样，专利检索和证明难度大大降低，当事人当然有足够强的动机引入排除法，搅浑权利要求解释的清流。

不过，民事侵权程序中的排除法在无视专利权推定有效原则的同时，也制造了一个巨大的制度漏洞：狡猾的被告在其产品全面覆盖专利权利要求的基础上只需增加一个特征，就可以想办法主张专利保护范围应排除该特征，从而不构成侵权。如此一来，规避专利侵权将变得十分容易，全面覆盖原则将被彻底颠覆。

排除法变相地将现有技术抗辩或新创性判断的个案判断，上升到普适意义上的权利要求解释中。现有技术抗辩中，要根据被诉产品和对比文件的比对结果，进行个案判断；新创性判断中，要根据权利要求和对比文件的比对结果，进行个案判断。这些对其他案件没有影响。但权利要求解释具有一定的普适性，今天在A案件中对权利要求1作出了解释，明天就可能用在B案件中。正因如此，权利要求解释中应格外警惕读入法或排除法。避免出现类似于美军以维和之名进入叙利亚境内、然后行打劫之实（盗取石油和抢劫财物）。

十、排除法在中美法院初露端倪，应保持警惕

CAFC在COMMUNIQUE v. CITRIX案判决书中四次强调，侵权判定不必考虑被诉产品和现有技术之间的相似之处，只需解释权利要求后将其与被诉产品进行比对，看是否满足全面覆盖。[9]

无独有偶，我国最高法院2021年作出了一个相似的判决[10]。最高法院认为，不应因权利人同时拥有两项以上的专利权，而在侵权判断时将权利人在个案中请求保护的专利之外的其他专利作为权利基础纳入考量范围。具体地，不能以权利人拥有两项以上的外观设计专利权为由，直接推定该两项专利权存在实质性差异，进而以被控侵权产品与权利人在个案中请求保护的外观设计之外的另一项享有权利的外观设计相同或近似为由，得出被控侵权产品不会侵害该请求保护的外观设计专利权的结论。

此案虽涉及外观设计专利，但法理亦适用于发明和实用新型专利，即排除法不能用于权利要求解释这样的保护范围划界。

近年来，排除法初露端倪，这是当事人的诉讼策略安排，其试图把方向带偏，并无法理依据。令人欣慰的是，中美法院对此保持着高度的警惕和清醒的认识。


注释（上下滑动阅览）


【1】（2022）最高法知民终255、256、2507、2508号【2】（2023）最高法知行终37号【3】参见（2023）最高法知行终37号行政判决书54-57页。【4】参见（2023）最高法知行终37号行政判决书65-67页。【5】CAFC案号为No. 01-1275，2002年2月7日判决
【6】CAFC案号为No. 2021-1998，2022年5月11日判决【7】例如，说明书中将“cache”定义为“a region on the computer disk that holds a subset of a larger collection of data”，说明书没有定义“buffer”，但描述“ring buffers”位于助手服务器的存储器中。
【8】除非说明书中描述了该现有技术，且明确指出该现有技术不包括在专利保护范围内。【9】案号2017-1869，判决于2018年4月26日作出
【10】（2021）最高法民再123号

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作者简介

    宋献涛律师，北京乾成律师事务所高级合伙人、知识产权部执行主任，工学硕士+法律硕士，在知识产权领域深耕近二十年。近年的胜诉案件包括：腾达案，于2021年入选最高人民法院第159号指导案例；维盟案，入选最高人民法院知识产权法庭2020年十大知识产权典型案例之七；中国无人驾驶第一案，入选北京知识产权法院2021年发布的侵犯商业秘密纠纷民事案件典型案例一。


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作者：宋献涛

编辑：Sharon


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