目次
一、第四十四条中恶意注册的法律沿革回顾二、原注册人恶意注册考量角度三、其他可以尝试突破的角度1. 综合考虑受让人的转让记录及商标注册情况2. 考虑原注册人的关联公司的注册记录3. 检索原注册人商标注册阶段的瑕疵四、总结注册商标的无效宣告制度是指商标行政机关对于违反商标法规定、不应获得注册的已注册商标，在法律程序下宣告其无效的制度。
注册商标的无效可分为两种类型：一是因违反绝对事由而无效，二是因违反相对事由而无效。其中，相对事由较为常见，主要包括侵害驰名商标、违反代理代表关系、错示地理标志、商标相同或近似以及侵害在先权利等事由，对于经转让的商标而言，基于前述事由的无效宣告与一般无效宣告并无二致。
然而，需要注意的是，商标无效宣告的被申请人应当是商标原注册人。因此，当对经转让的商标基于绝对理由中恶意注册提起无效宣告时，应当重点挖掘商标原注册人的恶意证据。特别是对于已经注册满五年的商标，更应该关注这一点。如果原注册人的恶意证据相对薄弱，则可以尝试从受让人的转让记录及商标注册情况、原注册人的关联公司的注册记录等方式尝试寻求突破。
由于经过转让的商标往往注册年限较久，部分争议商标案件已经超过了五年的时限，根据法律不溯及既往原则，争议商标无效宣告依据的法律也有所不同。据此，笔者将先回顾我国商标法中的关于恶意注册历史沿革，尝试厘清侧重点。如前所述，在对经过转让的商标基于绝对理由中的恶意注册提起无效宣告时，应重点分析商标原注册人的恶意。考虑原注册人自身的恶意情况需要从以下几个方面进行评估。首先，需要考虑原注册人是否大量囤积他人商标，包括申请注册商标的数量和类别，如果原注册人申请了过多的商标或者涉及各个类别，则可能会被认定存在不正当占用公共资源等恶意申请的情形。其次，在综合考虑抢注的数量和比例的前提下，还需要考虑被抢注商标的显著性和知名度，如果原注册人频繁抢注那些具有显著性和知名度的商标，则其有一定概率损害公共利益从而构成恶意申请。此外，还需要评估原注册人自身的经营范围和正常需求。如果原注册人的经营范围与抢注商标无关，或者其正常业务中不存在对该商标的合理需求，那么我们可以怀疑其抢注商标的动机。通常而言，原注册人的恶意申请数量标准应为两位数以上。例如，第31988554号“Supreme Box”商标的无效宣告请求裁定书，本案中申请人在多个类别上共申请了五十余件商标，其中大部分商标都是由“Supreme”组成，包括“Supreme Tyo”、“Supreme Box”、“SUPREME BOT”和“Supreme BOY”。这些商标与申请人的“Supreme”商标非常相似。考虑到申请人“Supreme”商标的显著性和知名度，被申请人的行为明显超出正常的生产经营需要，具有明显的复制、抄袭和模仿他人知名商标的故意。[2]此外，需要注意的是，大规模恶意申请的证据应当发生于诉争商标申请注册之时[3]，不能指向诉争商标申请注册之时的证据将不予采信。然而，如果注册人恶意申请数量不足，但被抢注商标具有一定的显著性和知名度，在无效阶段的侧重点将不仅限于数量本身。在笔者团队代理的第50119521号“turnitin svip”商标、第42196062号“turnitin svip”商标、第43231307号“ukturnitinsciei”商标无效宣告请求裁定书中[4]，国家知识产权局认为“根据考虑到申请人“TURNITIN”商标具有较强独创性，争议商标完整包含申请人“TURNITIN”商标，难谓巧合。同时，由已查明事实2可知，被申请人围绕申请人在先知名“TURNITIN”商标，在第9、35、38、41、42类的商品和服务上注册了多件“TURNITINSVIP”商标。同时，被申请人还注册了摹仿其他知名文献检索系统的“CPCIEISVIP”商标。被申请人虽然仅申请注册了8件商标，但几乎均为对他人特定领域具有较强独创性知名商标的抄袭、摹仿。”据此，被申请人的行为违反了诚实信用原则，扰乱了正常的商标注册管理秩序，并有损于公平竞争的市场秩序，从而认定前述争议商标的注册已构成《商标法》第四十四条第一款所指的“以其他不正当手段取得注册”之情形。综上所述，在对经过转让的商标基于绝对理由中的恶意注册进行无效宣告时，需要综合考虑以上因素来评估原注册人的恶意情况。如前所述，当原注册人的恶意证据相对薄弱时，可以从受让人的转让记录及商标注册情况、原注册人的关联公司的注册记录、甚至搜集原注册人商标注册阶段的瑕疵等方式尝试突破。在原注册人的恶意证据不够明显时，可以尝试结合受让人的转让记录及商标注册情况整体考虑。在海盐凯凌玫电器科技有限公司等与国家知识产权局二审行政判决书一案中[5]，泰安岱岳公司在多个类别上申请注册了30余件商标，而凯凌玫公司通过转让或自行申请注册的方式已拥有40余件商标。其中包含了多个与广东华硕公司在第11类商品上先前权利标识相似的商标，如“ASUS”、“华硕”、“AISUO华硕”等；还包括了多个与他人的先前权利标识相似的商标，例如“欧派”、“梦菲亚”、“凯西蒙”、“欧派迈科斯”、“欧派至尊”等，其中一些商标已被行政程序宣告无效。凯凌玫公司的上述行为不仅损害了广东华硕公司的合法民事权益，也违反了商标法诚实信用的基本原则，扰乱了正常的商标注册管理秩序，并对公平竞争的市场环境造成了损害。综上所述，凯凌玫公司的商标注册行为构成了2001年商标法第四十一条第一款所规定的“以其他不正当手段取得注册”的情形，对诉争商标应予无效宣告。广州惠氏宝贝母婴用品有限公司等与国家工商行政管理总局商标评审委员会一案中[6]，争议商标原注册人卢国基申请注册了数件与惠氏有限公司在母婴食品领域上具有高度知名度的“Wyeth”和“惠氏”商标完全相同的商标。随后，广州惠氏公司以其自身名义受让了这些商标，并将其实际使用在与惠氏有限公司所在的母婴食品行业具有密切关联的母婴用品等商品上。此外，广州惠氏公司还在第3、5、10、16等多个类别的商品上申请注册了多件“Wyeth及图”和“惠氏Wyeth”商标。据此，北高认定卢国基和广州惠氏公司的上述行为具有借助他人知名品牌进行不正当竞争或牟取非法利益的意图，扰乱了正常的商标注册管理秩序和公平有序的市场竞争秩序，对诉争商标应予无效宣告。虽然上述案件是原无效宣告被申请人提起，但在判决过程中，法院综合考虑了商标转让及后续受让人的注册情况。笔者认为，这一做法反映了司法机关对于维护原权利人权益、打击恶意注册行为的态度。通过综合考量各方情况，司法阶段更加倾向于确保公平正义，并确保商标权益受到有效保护。在检索原注册人本身恶意证据之外，也要深度挖掘原注册人的关联公司的注册情况。如果发现多个关联公司相继注册侵权商标，或者这些公司与原注册人存在实质性联系，这可能暗示原注册人通过关联公司来规避法律限制。在马晓丽等与国家工商行政管理总局商标评审委员会一案中[7]，该案蓝秀公司是诉争商标的原申请注册人，后将该商标转让给马晓丽，再由马晓丽转让给明治良品公司。蓝秀公司是韩亚生物科技公司的全资子公司，而韩亚生物科技公司是2006年成立的公司，旗下还有其他全资子公司如雅诗生物制品公司和中海化妆品公司等。马晓丽从韩亚生物科技公司及其关联公司处获得包括诉争商标在内的二十件商标，这些商标是由韩亚生物科技公司及其关联公司注册取得的，其中“ALOVIVI”、“RUAMRUAM”、“PORETOL”等商标具有一定的知名度。除了诉争商标外，明治良品公司的法定代表人马晓丽还从蓝秀公司及其关联公司处受让了核定使用在化妆品等商品上的“PITARISWEAT”、“RUAMRUAM”、“PORETOL”等商标。蓝秀公司及其关联公司在与这些在先商标核定使用相同商品类别上注册多枚与上述在先商标相同的商标，其行为难谓正当，构成2001年商标法第四十一条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”之情。判断系争商标是否是通过欺骗或其他不正当手段取得注册，也需要考虑商标原注册人是否以虚构事实或故意隐瞒真实情况的方式提交伪造、变造的相关文件来获得商标注册。在德尔塔沙发有限公司、广东爱米高家具有限公司北滘卡利亚分公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会一案中[8]，原审程序中加盖商标局档案业务专用章的证据可以证明诉争商标在申请时提交的《商标注册申请书》、《商标代理委托书》及主体证明文件上所显示的公司名称、住所地等信息均与实际情况不符，且《商标注册申请书》及《商标代理委托书》上没有申请人法定代表人的签字及公司印章，从而无法认定诉争商标的申请系基于德尔塔公司的真实意思表示。转让阶段的程序文件亦存在较大瑕疵。[9]据此，系争商标的注册申请构成2001年商标法第四十一条第一款规定所指的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”之情形，最后被宣告无效。权利人在面对经转让的注册商标时，往往因为其注册时间久远、证据挖掘难度大而应对乏力。然而，侵权人却因此肆无忌惮地使用前述注册商标进行侵权行为。笔者认为，在这种情况下，我们仍要坚决打击侵权行为，并尝试通过上述方式寻求突破，甚至在未来可以根据《征求意见稿》通过认定驰名商标寻求商标移转[10]，从而保护自身合法权益，避免进一步损失。
注释（上下滑动阅览）
【1】北京市高级人民法院(2017)京行终487号【2】关于第31988554号“Supreme Box”商标无效宣告请求裁定书 商评字[2021]第0000384689号【3】北京市高级人民法院(2017)京行终3142号【4】关于第50119521号“turnitin svip”商标无效宣告请求裁定书 商评字[2023]第0000257825号关于第42196062号“turnitin svip”商标无效宣告请求裁定书 商评字[2023]第0000150305号关于第43231307号“ukturnitinsciei”商标无效宣告请求裁定书 商评字[2023]第0000150303号【5】北京市高级人民法院(2021)京行终5249号
【6】北京市高级人民法院(2017)京行终487号【7】（2019）京行终2508号
【8】北京市高级人民法院(2017)京行终1093号【9】爱米高公司主张其从蒙佳圆公司受让取得诉争商标，其权利应予保护。但是，爱米高公司提交的落款日期为2009年7月15日的《授权书》、2009年7月21日的英文授权书和《协议书》，以及2011年4月28日向商标局提交的《转让申请/注册商标申请书》中显示的公司名称均为卡利亚股份公司，而卡利亚股份公司已于2008年7月29日更名为卡利亚有限公司，并于2010年5月18日更名为德尔塔公司，且上述证据的内容存在相互矛盾，格式亦不符合惯例，难以证明诉争商标转让行为的真实性。【10】《征求意见稿》规定了三种可以提起商标移转的情形，即违反驰名条款、代理代表及利害关系抢注条款、在先抢注有一定影响商标条款的情形。
作者简介
冯超，资深知识产权律师，泰和泰（北京）律师事务所高级合伙人。
冯超律师毕业于美国杜克大学和中国外交学院，获得法学硕士学位，曾在知名国际和国内律所执业。过去二十年里，冯律师代理了大量知识产权申请案件、知识产权侵权、确权诉讼案件、不正当竞争案件和与知识产权相关的反垄断案件，参与了大量知识产权交易合同的起草、谈判和执行。同时，冯律师在网络安全、数据保护和数据合规领域具有丰富经验，是较早关注并从事企业数据安全与保护、数据跨境传输相关法律业务的律师之一，并获得ALB、MIP、WTR、Legal band、AsiaIP等国内外权威评级机构的认可和推荐。
冯超律师团队由十余名毕业于国内外知名法学院的律师和专利代理人组成，团队成员均具有法学硕士或博士学位，可用中、英、日、法、马来语等向客户提供知识产权、数据保护、外商投资、民商事争议解决等领域的法律服务。
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作者：冯超 王婉怡 薛莲
编辑：Sharon
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