文 | 冯超 张梦伊 薛莲
泰和泰（北京）律师事务所
我国《商标法》第四十九条规定，注册商标连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。此条规定主要是为了督促商标注册人积极、真实、合法地使用其注册商标，防止商标资源的闲置、行政资源的浪费。针对撤销连续三年不使用商案件中的“商标使用”，相关法条有如下规定：商标的使用，是指商标的商业使用。包括将商标用于商品、商品包装或者容易以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。
对商标注册人提供的商标使用证据，应结合其市场主体类型、实际经营形式、商标注册情况综合判断其是否真实、公开、合法地使用商标。
商标注册人应当在核定使用的商品上使用注册商标。商标注册人在核定使用的商品上使用注册商标的，在与该商品相类似的商品上的注册可予以维持。商标注册人在核定使用商品之外的类似商品上使用其注册商标，不能视为对其注册商标的使用。
系争商标实际使用的商品不属于《类似商品和服务区分表》中的规范商品名称，但其与系争商标核定使用的商品仅名称不同，本质上属于同一商品的，或是实际使用的商品属于核定商品下位概念的，可以认定构成在核定商品上的使用。
《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》中：具有下列情形之一的，当事人主张维持商标注册的，不予支持：（1）仅在核定使用范围外的类似商品或者服务上使用诉争商标的；（2）使用诉争商标但未发挥区分商品、服务来源作用的；诉争商标在核定商品上构成使用的，可以维持与该商品类似的其他核定商品上的注册。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第20条：在实际商业经营中，为了保护自己的品牌，商标注册人经常会在其生产、销售的产品之外，同时在零件、内部构件、周边产品等商品上也注册商标。这类情况在工业、电子类商品上尤其多见，例如第7类机械类商品，以及第9类电子商品等。那么如果商标注册人正常销售完整产品，并未直接针对零件、内部构件等商品进行合同订立、付款、开具发票等商业行为，这种情况在商标撤销案件中能否维持商标的注册，仍需要通过司法实践中的判例不断予以明确。
（2019）京行终7158号国家知识产权局等与北京冲击波电子有限责任公司商标撤销复审二审行政纠纷案件
本案诉争商标指定使用在第9类的“测量仪器；衡量器具；集成电路；眼镜”商品项目上。在商标评审阶段，商评委认为北京冲击波电子有限责任公司提交的证据仅能证明其在“音箱”商品上的使用，不能证明诉争商标的“集成电路”商品在指定期间内进行了商业意义上的使用。北京冲击波电子有限责任公司对评审裁定不服，起诉至北京知识产权法院。在一审阶段，北京知识产权法院认为，北京冲击波电子有限责任公司在行政阶段和诉讼阶段提交的多份证据，可以相互佐证形成完整的证据链，证明诉争商标于指定期间在核定商品上进行了商业使用，因此判决撤销被诉决定。而后，国家知识产权局不服，上诉至北京市高级人民法院。北京市高级人民法院在二审判决中首先总结出在案证据“可以证明诉争商标使用在核定商品集成电路上，并且该集成电路是“红色恋人”型号音箱的内部构成部件。由于音箱此种商品的自身性质，音箱作为商品的整体被销售时，集成电路作为音箱的商品部件，必然也一同被销售，这符合音箱的商品性质以及交易习惯”。同时，也做出评述：作为内部构成部件，集成电路的商标虽然难以被消费者一眼识别，但是冲击波电子公司在使用说明书、宣传手册以及产品网页介绍上，都印制有“iHome 集成电路”相关字样，对诉争商标核定使用的集成电路进行了专门标注且用于广告宣传和展览，使诉争商标可以起到识别商品来源的作用。“起到识别商品来源的作用”是商标撤销案件中判定商标是否使用的本质。本案中，虽然音箱和集成电路是整体与部分的关系，本案的商标注册人在销售音箱产品的同时，也在相关宣传介绍中，明确标出集成电路的字样。我们可以看出，法院并未简单因为“集成电路”依附于音箱产品整体，就直接认定商标注册人在“集成电路”商品上没有使用。（2021）京行终7490号国家知识产权局等与成都旭光光电技术有限责任公司商标撤销复审二审行政纠纷案件
本案诉争商标指定使用在第9类的“探测器；锅炉控制仪器；火器用瞄准望远镜；光电管；传感器；工业操作遥控电器设备；高压防爆配电装置;工业用放射设备；火警报警器；报警器”商品项目上。在商标评审阶段，商评委认为成都旭光光电技术有限责任公司提交的证据不足以证明诉争商标在核定商品上的使用，因此裁定诉争商标予以撤销。成都旭光光电技术有限责任公司对评审裁定不服，起诉至北京知识产权法院。在一审阶段，北京知识产权法院认为，诉争商标实际使用的商品硬件构成包括探测单元和报警单元，故可以认定诉争商标在“报警器、探测器”商品上进行了真实、有效的使用。而后，国家知识产权局不服，上诉至北京市高级人民法院。北京市高级人民法院在二审判决中认定，在案证据能够相互印证，可以证明旭光公司在指定期间内销售了标识有诉争商标的动力电池箱安全监测保护系统商品，且该商品具有探测单元和报警单元。因此，综合考量在案证据，可以认定旭光公司对诉争商标具有真实的使用意图，且在指定期间内将诉争商标在核定的“传感器、报警器、探测器”商品上进行了有效的商业使用。在实际商业操作中，许多产品无法单一销售，由其技术、性质的不同，决定了很多产品会讲多个功能、多个细分产品集合而成一个系统产品。本案中，诉争商标使用的即是这种复杂的系统产品。法院在本案判决中，详细分析了产品的硬件已经包含了探测单元和报警单元，又综合了其他证据，认定商标注册人“对诉争商标具有真实的使用意图”，从而维持了商品“报警器”和“探测器”的注册。（2018）京73行初7941号北京永安世达科贸有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会商标撤销复审一审行政纠纷案件
本案诉争商标指定使用在第9类的“计算机软件(已录制)；微处理机;计数器;考勤机;遥控仪器;工业操作遥控电器设备;电子防盗装置”商品项目上。在商标评审阶段，商评委认为广州东望电子科技有限公司提交的证据可以证明诉争商标在“计算机软件（已录制）、微处理机”核定商品上的使用，因此裁定诉争商标在前述商品上的注册予以维持。北京永安世达科贸有限公司对评审裁定不服，起诉至北京知识产权法院。北京知识产权法院在一审判决中，首先明确了“连续三年停止使用”撤销制度的立法本意在于激活商标资源，清理闲置商标，撤销只是手段，而不是目的”。而后认定，北京永安世达科贸有限公司虽主张诉争商标使用的产品并非核定使用 的“计算机软件（已录制）、微处理机”商品，但结合广州东望电子科技有限公司的产品结构图示及相应设备可知，楼宇自动控制系统包含软件，且数字控制器等部件发挥的就是获得及处理数据、管理以及控制的功能，而微处理机同样是发挥运算处理和控制功能的部件，故在案证据可以证明广州东望电子科技有限公司在“计算机软件（已录制）、微处理机 ”商品上使用了诉争商标。本案与前述两个案件不同的是，前述两个案件都是硬件方面的零部件的探讨，而本案是商标在软件方面的使用与争议。本案商标注册人实际使用的产品是“楼宇自动控制系统”，而此系统包含了“计算机软件”，同时“微处理机”也是其中发挥功能的部件之一。法院在做出判决时，充分考虑了产品的功能和组成情况，保护了商标注册人的权益，也印证了“撤销指示手段，而不是目的”。（2018）京行终4595号国家工商行政管理总局商标评审委员会等与徐少华等商标撤销复审二审行政纠纷案件
本案诉争商标指定使用在第9类的“油表；水表；计量仪表；测量装置；电度表；智能卡(集成电路卡)；煤气表；光通迅设备”商品项目上。在商标评审阶段，商评委认为第三人上海星空自动化仪表有限公司提交的证据中所显示实际使用的商品虽与诉争商标核定使用的“智能卡（集成电路卡）”商品不相同或类似，但考虑关联性对诉争商标予以维持注册。徐少华对评审裁定不服，起诉至北京知识产权法院。在一审阶段，北京知识产权法院认为，上海星空自动化仪表有限公司提交的证据均不足以证明诉争商标于指定期间内在“智能卡（集成电路卡）”商品上进行了公开、 真实、合法的使用。而后，国家知识产权局不服，上诉至北京市高级人民法院。北京市高级人民法院在二审判决中上海星空自动化仪表有限公司提交的证据评述道“虽然根据星空公司提交的产品宣传广告页及产品使用说明书，智能IC卡计量仪表流量控制系统包括智能IC卡，但是智能IC卡预付费计量仪表流量系统是一种计量仪表，其产品功能是测量控制流量，智能IC卡起到充值、预付费用等辅助作用”。最后，北京市高级人民法院认定“智能IC卡是预付费计量仪表流量控制系统的一部分，在星空公司未提交证据证明上述智能IC卡能够单独在流通领域交易的情况下，仅有智能IC卡计量仪表流量控制系统的广告宣传，不能使得相关公众通过诉争商标建立智能IC卡商品与商品提供者之间的联系，即核定使用在智能IC卡商品上的诉争商标不能发挥识别商品来源的作用，因此上述使用行为不应视为对诉争商标在智能IC卡商品上的商标使用”。司法实践中，我们看到的案例并非整体商品上的使用全都可以维持零件、内部构件商品上的注册。本案就是其中一个典型的案例。法院在判决中明确指出了，虽然商标注册人的产品“智能IC卡计量仪表流量控制系统”包含了“智能IC卡”，但这两个商品的主要功能并不一致，同时也并未有诉争商标单独使用在“智能IC卡”上的宣传或介绍，因此不能认定诉争商标在“智能IC卡”上也能发挥识别商品来源的作用。可见，法院在审理此类案件时还是非常严谨的。笔者在此尝试总结一下法院在针对零件、内部构件等商品的撤销案件中，判断诉争商标是否具有判断商品来源作用的考量要点：- 只有在商品的性质及交易习惯都决定了零件、内部构件商品必然与产品整体一同被销售时，消费者才会将零件、内部构件商品与产品本身建立起一种“绑定的关联关系”。消费者看到使用在产品整体上的诉争商标时，才会直接联想起组成产品的零件、内部构件商品。此时，诉争商标才有可能也被消费者用来判断零件、内部构件商品的来源。
- 在宣传介绍资料上是否也有零件、内部构件商品的介绍与展览。商标注册人在销售产品整体时，对零件、内部构件也进行宣传和介绍，这可以使得消费者在购买产品时，知晓其同时也购买了商标注册人生产并使用的零件、内部构件。这种针对零件、内部构件的介绍与展览，不光可以协助消费者主观上对零件、内部构件与产品整体之间建立起联系，也可以同时记录商标注册人自己对诉争商标的真实使用意图。
- 零件、内部构件商品的功能是否是产品整体的功能一致、或者是否担任产品整体的核心功能。如果零件、内部构件商品的功能与产品整体的功能并不一致，或零件、内部构件商品在产品整体中只担任了辅助功能，那么消费者在购买或使用产品时，很有可能会忽略此零件、内部构件，也很难将此零件、内部构件与商标注册人建立起天然的联系。进而消费者就很难在面对诉争商标时，识别到此零件、内部构件的来源。
综合上述案例和分析，笔者建议商标注册人如果在零件、内部构件、周边产品等商品上也注册了商标，那么应当注意尽量在零件、内部构件上也标注其注册商标。在商业经营中，也应注意将这些零件、内部构件也加入产品说明书、宣传册等资料中，让消费者能轻易知晓其同时购买了这些零件、内部构件，使消费者与产品整体和其注册商标建立起联系。这样可降低注册商标被撤销的风险。
冯超
资深知识产权和数据保护律师，泰和泰（北京）律师事务所高级合伙人、国际业务部主任、数字经济法律中心主负责人。
冯超律师毕业于美国杜克大学和中国外交学院，获得法学硕士学位，曾在知名国际和国内律所执业。过去二十年里，冯律师代理了大量知识产权申请案件、知识产权侵权、确权诉讼案件、不正当竞争案件和与知识产权相关的反垄断案件，参与了大量知识产权交易合同的起草、谈判和执行。同时，冯律师在网络安全、数据保护和数据合规领域具有丰富经验，是较早关注并从事企业数据安全与保护、数据跨境传输相关法律业务的律师之一，并获得Chambers and Partners、ALB、MIP、WTR、Legal band、AsiaIP等国内外权威评级机构的认可和推荐。
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编辑：Eleven
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